한정요구(Restriction Requirement) 제도-미국특허출원

§ 1. 미국특허출원의 “한정요구” 제도

1. 개요

미국출원 심사시 흔히 받게 되는 “Restriction Requirement”(한정요구)는 미국특허법(patent law) 35 USC 121(분할출원)과 미국특허규칙(patent rule) 37 CFR 1.142 (Requirement for restriction)에서 규정하고 있으며, 우리 특허법이 규정하는 “1특허출원의 범위” 및 EPO에서 규정하는 “발명의 단일성”과 비슷한 개념이라 할 수 있다.

특허출원에는 특허받고자 하는 발명을 청구항(클레임)으로 기재하게 되는데, 하나의 출원에 포함될 수 있는 발명의 범위가 어디까지인지가 문제가 된다. 출원인의 입장에서는 많은 발명의 내용을 하나의 출원으로 하여 소요비용을 줄이고 특허관리를 간소화하기를 원할 수 있겠지만, 하나의 출원에 너무 많은 발명이 포함되면 그것을 심사하는 특허청은 상당한 부담이 될 것이다. 따라서, 이들 두 이해관계를 고려하여 1출원에 포함될 수 있는 발명의 범위를 정한 것이 미국법의 “한정요구(Requirement for Restriction)제도”이며, 한국특허법에서 이에 대응되는 제도로는 “1특허출원의 범위”에 대한 규정이 있다. 이하에서는 미국의 한정요구제도의 내용을 자세히 살펴보면서 우리특허법의 내용과 차이나는 점에 대하여 비교 언급하기로 한다.

* 한국 특허법의 “1특허출원의 범위”

한국 특허법상 “1특허출원의 범위”는 하나의 출원에 포함될 수 있는 발명의 범위를 정한 것으로, 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명에 대하여 1 특허출원으로 할 수 있다. 이와같이 하나의 출원에 포함될 수 있는 발명의 범위를 규정한 것은 심사절차상에 있어서 심사관이 커버할 수 있는 기술의 범위 및 한 출원의 심사에 소요되는 서치의 범위와 밀접한 관계가 있다고 말할 수 있다.

“1특허출원의 범위”로는, 물건 또는 방법 독립항이 있는 경우 다음과 같은 요건을 만족하면 1특허출원의 범위에 속하는 것으로 인정된다. ① 물건에 관한 독립항을 기재한 경우, 그 물건을 생산하는 방법, 그 물건을 사용하는 방법, 그 물건을 취급하는 방법, 그 물건을 생산하는 기계, 기구, 장치 등의 물건, 그 물건의 특정 성질을 이용하는 물건 및/또는 그 물건을 취급하는 물건에 관한 독립항도 하나의 출원에 포함할 수 있다. 그리고, ② 방법에 관한 독립항을 기재한 경우, 그 방법의 실시에 직접 사용하는 기계, 기구, 장치 등의 물건에 관한 독립항도 하나의 출원에 포함할 수 있다.

2. 미국의 한정요구 제도의 의의

둘 이상의 “독립하고 구별되는(independent and distinct)” 발명이 하나의 출원에 클레임된 경우, 특허청장은 그 출원을 이들 발명 중 하나의 발명으로 제한하라고 요구할 수 있다. (35 USC 121, 37 CFR 1.141, 1.142 참조)

(1) 용어의 의미 “independent”라는 용어는 둘 이상의 주제 사이에 아무런 관계가 없음을 의미한다. 즉, 디자인, 동작이나 효과 등에서 서로 연결관계가 없음을 말한다. 예를 들어, ① 종(species)과 속(genus)의 관계에서 속(genus) 아래의 종들(species)이 서로 독립적인 경우 ② 방법과 장치의 발명에서 그 장치가 방법을 실행하는데 사용될 수 없는 경우 ③ 두 다른 조합발명이 함께 사용할 수 있는 것으로 기재되어 있지 않고 다른 동작 모드, 다른 기능 또는 다른 효과를 갖는 경우.

“distinct”라는 용어는 개시된 바의 둘 이상의 주제가 서로 “관계”하지만 클레임된 바에 따라 제조 사용 또는 판매할 수 있고 또한 서로 서로에 비추어 특허가능(신규하고 비자명)하다는 것을 의미한다.

(2) 한정요구의 판단기준

한정요구의 판단기준을 요약하면 다음과 같다.
(a) 발명들이 독립적이면(즉, 그들 사이의 관계가 개시되어 있지 않으면) 그들 중 하나로 한정요구하는 것은 정당하다
(b) 발명들이 개시상으로 관계되어 있지만 클레임상으로 구별되면 한정이 요구된다.
(c) 발명이 개시상으로 관계되어 있고 클레임상으로 구별되지 않으면 한정요구를 해서는 안된다.

일단 특허성 여부에 대한 판단은 보류한 채, 클레임된 발명들을 서로 비교하여 “구별성”과 “독립성” 여부를 판단한다. 본질적으로 동일한 발명의 특징을 클레임에서 다양하게 표현하더라도 한정의 대상이 아니다. 심사관은 한정요구하기 위하여 다음의 두 가지 측면,
즉 (1) 클레임된 발명들이 서로 “독립적이거나 구별”(independent or distinct)되는 이유 및
(2) 그 발명들 사이에 한정을 강요하기에 충분한 이유를 제시하여야 한다.

(3) 한정요구의 구분

한정요구명령(Restriction Requirement)은 미국특허법이 규정하는 일 심사영역(U.S.분류코드를 기준으로 함)이 다른 경우에 발하는 것으로, “일반적인 의미의 한정요구명령”과 “선택요구명령”(Election Requirement)으로 나누어 볼 수 있다.
(a) 일반적인 의미의 한정요구명령 …. 다수의 상위 청구항(generic claims)이 존재하면서, 각 상위 청구항이 다른 심사영역에 있다고 판단되는 경우에 발한다. 이 한정요구명령의 절차로는 심사관이 상위 청구항와 그 하위 청구항(species) (및 해당 도면들)을 그룹으로 나누어 제시하면서, 어느 한 그룹을 선택할 것을 명령한다. 이 한정요구명령은 강제적인 사항이므로 출원인은 반박(traverse)의 유무에 상관없이 제시된 그룹 중 어느 한 그룹을 선택하여야 한다. 여기서, 선택되지 않은 청구항(들)이 분할출원의 대상이 되며, 이 청구항들에 대해서는 일 그룹의 선택과 동시에 또는 선택된 그룹이 계류 중일 때 분할출원을 할 수 있다.
(b) 선택요구명령 …. 상위 청구항(독립항)이 하나인 경우임에도 불구하고, 하나의 상위 청구항에 종속되는 다수의 하위 청구항(종속항)들이 다른 심사영역에 있다고 판단되는 경우에 발한다. 이 선택요구명령의 절차로는 다수의 하위 청구항들 (및 그 해당 도면들)을 그룹으로 나누어 제시하면서, 어느 한 그룹을 선택할 것을 명령한다. 이 선택요구명령에 의해 어느 한 그룹을 선택한 경우, 심사관은 그 상위 청구항 및 선택된 그룹에 대하여 심사를 하며, 상위 청구항이 특허 허여 가능하다면 선택되지 않은 다른 그룹에 대해서도 특허 받을 수 있다. 따라서, 선택되지 않은 청구항(들)에 대한 분할출원은 상위 청구항에 대한 심사 결과에 따라 결정하는 것이 바람직하다.

(4) 한정요구의 시기

발명의 구별성 및 독립성이 명백하면 실체심사에 대한 OA 전에 한정요구를 하여야 한다. 그러나, 심사관의 재량으로 최종 OA 전에는 언제나 할 수 있다. 즉, 심사관은 가능하면 1차 OA가 나오기 전에 가능한 한 빨리 한정요구를 결정하여야 하며, 그렇지 않더라도 한정요구가 필요한 때 즉시 하여야 한다.

3. 서로 “관련”있는 발명 – “구별성” 판단

서로 “관련”된(related) 두 이상의 발명이 클레임된 경우, 한정요구 또는 이중특허 거절과 관련하여 결정하여야 하는 기본문제는 그 클레임된 발명이 “특허적으로 구별”(patentably distinct)되느냐 하는 것이다. 관련된 발명들이 구별되는 것으로 증명된 경우라도 심사관은 다음 중 하나를 들어 한정을 강요하는 이유를 제시하여야 한다: (a) 별개의 분류(classification): 구별되는 각 발명주제가 발명적 노력에 대해 별개의 주제 및 별개의 검색분야로서 그 기술분야에서 인식되는 경우 (b) 별개의 상태(status): 함께 분류할 수 있더라도 그 기술분야에서 별개의 상태인 경우 (c) 다른 검색분야(field of invention): 클레임의 요지와 관련하여 다른 기술분야의 검색이 필요한 경우. 다음은, “관련”된 발명의 예들이다.

(1) 조합과 부조합(또는 요소) 조합(combination)은 부조합(subcombination)을 그 일부로 구성하고 있는 것을 말한다. 조합과 부조합의 발명은 (a) 클레임된 조합이 특허성(신규성과 비자명성)있는 부조합 클레임의 특징을 필요로 하지 않으면서, (b) 부조합이 그 자체로서 또는 다른 관계에서 유용성을 가지면 서로 구별된다고 판단되며, 다른 분류나 검색범위라는 이유가 있으면 한정이 요구된다. 예로서, ① 부조합 클레임이 별도의 유용성을 가지면서 조합 클레임(A+Bbr)에 부조합 클레임의 특징(Bsp)이 포함되어 있지 않은 경우 이들 발명은 구별된다고 판단된다. ② 조합 클레임(ABsp)이 부조합(Bsp)의 특징에 관계없이 특허성이 없다고 판단되면 한정이 요구되지 않는다. 부조합의 내용이 조합 클레임의 본질적인 특징인 경우 두 발명은 구별되지 않으며, 비록 부조합이 다른 별도의 유용성이 있다고 하더라도 한정이 요구되지 않는다. 한편, 둘 이상의 부조합 클레임이 하나의 조합으로 함께 사용할 수 있지만 각각 별도로도 사용할 수 있는 경우, 이들은 대개 서로 구별되는 것으로 판단된다.

(2) 방법과 이를 실행하는 장치 방법과 이를 수행하는 장치가 하나의 출원에 함께 클레임된 경우, (a) 방법 클레임이 실질적으로 다른 장치나 수동으로 수행될 수 있거나, (b) 장치 클레임이 실질적으로 다른 방법을 실행하는데 사용될 수 있으면, 이들은 구별되는 것으로 판단된다. 그러나, 장치 클레임들 중에 그 방법을 실행하기 위한 “수단”에 대한 클레임을 포함하는 경우, 이 클레임은 “연결”(linking) 클레임이 된다.

(3) 제조방법과 그 방법에 의하여 제조된 물건 제조방법과 그 방법에 의하여 제조된 물건이 클레임된 경우, (a) 방법 클레임이 그 물건을 제조하는 자명한 방법이 아니면서 다른 물건을 제조하는데 사용될 수 있거나 (b) 물건 클레임이 실질적으로 다른 방법에 의하여 제조될 수 있으면, 이들은 구별되는 것으로 판단된다. 제조방법에 의하여 한정된 물건 클레임은 그 기재방식상 허용되지만 위의 요건에 해당하면 한정요구를 받을 수 있다.

(4) 장치와 이에 의하여 제조된 물건 장치와 그 장치에 의하여 제조된 물건이 함께 클레임된 경우, (a) 장치 클레임이 그 물건을 제조하는 자명한 장치가 아니면서 다른 물건을 제조하는데 사용될 수 있거나 (b) 물건 클레임이 실질적으로 다른 장치에 의하여 제조될 수 있으면, 이들은 구별되는 것으로 판단된다.

(5) 물건과 이를 사용하는 방법 물건과 그 물건을 사용하는 방법이 클레임된 경우 (a) 사용방법 클레임이 실질적으로 다른 물건으로 실행될 수 있거나 (b) 물건 클레임이 실질적으로 다른 방법으로 사용될 수 있으면, 이들은 구별되는 것으로 판단된다.

(6) 물건, 제조방법 및 그 사용방법 물건, 제조방법 및 사용방법이 하나의 출원에 포함된 경우, 제조방법이 물건과 “구별”되면 한정요구된다. 제조방법과 물건이 “구별”되지 않으면, 물건과 그 사용방법이 “구별”되더라도 사용방법은 물건 클레임과 제조방법 클레임과 결합될 수 있다. 다시 말하면, 하나의 출원에 물건 클레임, 그 물건을 제조하는데 특히 적합한(즉, 특허적으로 서로 구별되지 않는) 방법 클레임 및 그 물건을 사용하는 방법 클레임이 포함된 경우, 물건 클레임에 특허성(신규성/진보성)이 없으면, (a) 물건 클레임과 제조방법 클레임을 선택하거나 또는 (b) 사용방법 클레임을 선택하도록 한정요구된다. 만일 심사관이 사용방법과 물건 사이의 “구별성”을 증명하지 못하면 물건은 그룹 2의 사용방법과도 결합될 수 있다. 만일 물건 클레임에 특허성이 있으면, 제조방법과 사용방법이 “구별”되는 경우에만 한정요구된다. 그렇지 않으면, 물건과 사용방법이 서로 구별되더라도 사용방법은 제조방법 및 그 물건과 결합될 수 있다.

4. “구별”되는 발명을 “연결”하는 클레임(Linking claim)

하나의 출원에 둘 이상의 분리가능한 발명이 있어 한정요구가 필요한 경우라 하더라도, 그들을 서로 연결하는 클레임(linking cliam)이 존재하는 경우가 있다. 연결 클레임은 만일 이것이 허여가능하면 분리가능하게 보인 발명들에 대한 한정을 배제시킬 수 있는 것으로서, 다음과 같은 유형이 있다. (a) “종”들 클레임을 연결하는 “속” 클레임; (b) 방법과 장치 클레임을 연결하는 “물건의 제조방법”에 대한 클레임; (c) 장치와 방법 클레임을 연결하는, 방법을 실행하는 “수단”(means)에 대한 클레임; 및 (d) 제조방법과 사용방법을 연결하는 “물건”에 대한 클레임. 그러나, “구별”되는 발명들에 대한 클레임과 함께 “연결”(linking) 클레임이 하나의 출원에 포함된 경우에도 한정이 요구될 수 있다. 연결 클레임은 선택된 발명과 함께 심사되되지만 연결 클레임이 특허성이 “없는지”를 결정하는데 필요한 한도에서 심사된다. 만일 연결 클레임이 특허받을 수 없는 것이라면 한정요구는 정당하게 되지만, 연결 클레임이 허여 가능하면 한정요구는 철회되며 또한 선택되지 아니한 클레임(허여가능한 연결 클레임의 종속항이거나 모든 한정을 포함하고 있는 경우)도 재결합되어 특허성에 대한 심사가 진행된다. 예컨대, 심사관이 한정요구한 경우 그들 각 그룹의 독립항을 상위 개념으로 포괄할 수 있는 “속” 클레임의 작성이 가능한 경우에는, 일단 심사관의 한정요구에 대해 어느 한 그룹을 선택하면서 “속” 클레임을 추가하는 보정을 하면서 한정요구의 원인을 제거했다는 의견서를 제출한다. 만약 “속” 클레임이 심사 결과 허여가능 하다면 나머지 클레임들도 등록가능하게 되며 한정요구는 철회된다.

5. “종-속” 관계 클레임

(1) “속” 클레임의 정의 예컨대, 도 1,2,3 각각에서 설명된 세 “종”들이 명세서에 기재된 경우, “속” 클레임은 “종” 클레임에서 언급된 요소들과 다른 본질적인 요소를 포함하지 않아야 하며, “속” 클레임의 범위 내에서 각 종들로 커버되는 구성을 이해할 수 있어야 한다. 복수의 “종”들에 대한 클레임을 하나의 출원으로 하기 위해서는, “종” 클레임은 “속” 클레임의 모든 한정을 포함하여야 한다는 것이다. 상기한 바와 같은 “종-속” 관계가 있는 경우, “속” 클레임이 허여 가능하면 “선택된 종” 클레임 뿐만 아니라 다른 모든 “종” 클레임도 허여 가능하다. 왜냐하면, “종” 클레임은 “속” 클레임의 모든 한정사항을 포함하고 있기 때문이다. 그러나, “속” 클레임의 한정사항을 모두 포함하지 않는 “종” 클레임은 하나의 출원으로 유지될 수 없다.

(2) “구별성”의 판단 명세서에 복수의 실시예를 기재하고 그 실시예들에 대해 클레임(“종” 클레임)한 경우, 그들 간의 관계에 대한 설명이 없으면 그들은 독립적이 된다. 즉, 두 실시예(“종”)에 대한 “속”이 표현되어 있더라도 동작, 기능이나 효과상의 공통성을 개시하지 않으면 독립적인 실시예로 인정된다. 둘 이상의 독립적이고 구별되는 발명이라 하더라도, 합리적인 개수의 “종”들이 하나의 출원에 클레임하는 것이 허용된다. 명세서에 개시되고 클레임된 발명들이 (a) 클레임된 “속” 아래의 “종”이면서 (b) 서로 “관계”된 경우, “종”의 선택 문제 뿐만 아니아 다음과 같은 유형의 문제도 고려하여야 한다. – 중간물과 최종물의 관계 : 탄소화합물의 “종”들은 중간물과 최종물로서 서로 관계될 수 있다. 따라서, 이들 종은 독립적인 것은 아니므로 한정요구가 유효하기 위해서는 “구별성”을 증명하여야 하는데, 만일 중간물이 그 최종물 이외의 다른 것에도 유용하다면 “구별”된다고 판단된다. – 조합과 부조합의 관계 : 서로 공통적으로 부조합을 구비하는 두 다른 조합발명의 경우, 그 부조합은 그것이 사용된 두 조합발명에 대한 “속”이 아니다. 예를 들어, 부조합(예컨대, 조인트의 기계적 구조물)을 정의하는 클레임은 그 조인트를 사용하는 두 조합들(예컨대, 도우넛 요리기와 자동차 변속기)에 대한 “속” 클레임이 되지 못한다.

(3) “종”들을 연결하는 “속” 클레임 (연결 클레임) 허여된 “속” 클레임은 합리적인 수의 “종”들을 연결할 수 있다. “속” 클레임이 존재하는 경우 다음과 같은 조치가 취해진다: (a) “속” 클레임을 표시하거나 “속” 클레임이 없다는 점을 표시. (b) 각 “종”들을 명시. (c) 출원인으로 하여금 단일의 “종”(들)을 선택하도록 요구.

6. Markush-type 클레임의 경우

Markush 그룹의 개별 요소들이 그렇게 많지 않거나 서로 밀접하게 관계되어 있어 전체 클레임에 대한 검색과 심사에 별다른 부담이 없는 경우에는 비록 이들이 독립되고 구별되는 발명이라 하더라도 모든 클레임에 대하여 심사된다. 이와 같은 경우 심사관은 한정요구를 발행하지 않는다. 적당한 포괄적인 용어가 없어 다수의 사용가능한 물질을 열거하면서 작성된 Markush-type 클레임이 독립하고 구별되는 발명을 포함하는 경우가 있다. 이 경우, 일부 물질에 대해서는 신규성이 없다(신규성 결여)고 인용할 수 있는 선행기술이라 하더라도 다른 물질과 관련하여서는 자명하다고 할 수 없는 경우(특허성 인정)가 있다. 이와 같은 클레임을 포함하는 출원에 대해서는 심사하기 전에 하나의 종(species)에 관한 “임시선택”(provisional election)을 요구할 수 있다. 임시선택을 하면 선택된 종과 관련하여, 그리고 특허성을 결정하는데 필요한 범위내에서 Markush-type 클레임이 심사된다. Markush-type 클레임이 선행기술에 의해 허용가능하지 않으면 Markush-type 클레임 및 선택된 종에 대한 클레임에 한정하여 심사가 수행된다.
예로서, 화합물 C-R (여기서, R은 A,B,C,D,E 로 구성된 그룹에서 선택된 라디칼)에 대한 Markush-type 클레임인 경우, 단일의 종(CA, CB, CC, CD 또는 CE)을 임시선택할 것을 요구할 수 있다. 그러면, Markush-type 클레임은 선택된 종 및 그 선택된 종에 비해 명백히 특허성이 없다고 인정된 종과 관련하여 심사된다. 심사에서 그 선택된 종이 선행기술에 비하여 예견되거나(anticipated) 자명한 것(특허성이 없는 것)으로 판단되면 Markush-type 클레임 및 그 선택된 종에 대한 클레임(들)은 거절(reject)되며, 선택되지 아니한 종에 대한 클레임(들)은 더 이상 고려되지 않는다.
반면에, 선택된 종에 대한 선행기술이 없으면(특허성이 인정되면) Markush-type 클레임에 대한 검색범위가 확장된다. 그래서, 비선택된 종과 관련한 Markush-type 클레임이 예견되거나 자명하게 하는 선행기술이 발견되면, Markush-type 클레임은 거절되고 비선택된 종에 대한 클레임(들)은 더 이상 고려되지 않는다. 이와 같은 Markush-type 클레임에 대한 거절에 대응하여 출원인이 선행기술에 비해 특허성이 인정되지 않는 종을 Markush-type 클레임에서 삭제하는 보정을 하면, 보정된 Markush-type 클레임이 재심사된다. 선행기술 검색은 Markush-type 클레임의 특허성을 결정하는데 필요한 범위까지 확장된다. 재심사에 의하여 보정된 Markush-type 클레임이 특허성을 부정할 만한 선행기술이 발견되면 그 클레임은 거절되면서 최종거절(Final OA)이 발행된다. 최종 거절 이후에 클레임의 범위를 한정하는 보정서를 제출하면 그 보정서는 받아들여지지 않을 것(denied entry)이다.

7. 핵산배열(Nuleotide Sequence) 클레임의 경우

다양한 단백질을 암호화하는 핵산배열들은 구조적으로 구별되는 화학 화합물이며 서로 관련성이 없다. 따라서, 이러한 핵산배열들은 대개 독립적이고 구별되는 발명으로 추정되어 한정요구가 발행되는 것이 보통이다. 그러나, 최근에는 생명기술분야의 지적재산권의 보호를 위하여, 적당한 수의 핵산배열에 대하여 하나의 출원에 클레임되는 것을 허용하고 있다. 통상적으로 10개 까지의 핵산배열이 한정요구없이 하나의 출원으로 심사가 진행된다. 또한, 동일한 단백질을 암호화하는 핵산배열들은 한정요구의 대상이 되지 않으며 함께 심사가 진행될 것이다. 예외적으로, 복잡한 성질을 갖는 물질, 예를 들어 3차원 겹(fold)으로 된 단백질 아미노산 배열이 클레임된 경우에는 심사에서 허용되는 “배열”의 수는 10 미만으로 제한되는 것이 보통이다. 한편, 출원인은 서로 다른 핵산배열들이 독립적이고 구별되는 발명이 아니라는 증거를 제시하여 37 CFR 1.181 규정에 따라 추가의 핵산배열의 심사를 신청할 수 있다.

8. 한정요구에 대한 응신

(1) 선택(election)
심사관은 한정요구가 필요한 경우 출원인에게 1개월의 응답기간이 주어지며 이 기간은 연장될 수 있다. 한정요구에 대하여 출원인은 그 요구에 반박(traverse)하느냐의 여부에 관계없이 심사대상이 될 발명(클레임 그룹)을 “선택”(election)하여야 한다. “선택”은 둘 이상의 발명들 중 특정의 한 발명을 지정하는 것이며, 그 선택된 발명이 그 출원에 계속되게 된다. 이때, 발명자가 복수이면서 각 발명 그룹 별로 발명자가 서로 분리될 수 있는 경우에는 선택된 청구항에 대한 발명자까지도 명확하게 선택해 주는 것이 바람직하다(추후 등록허여시 이를 명확히 하라는 심사관의 지시가 나옴). 또한, 그룹 선택 시 선택된 청구항과 관련된 발명을 설명하는 도면이 무엇인지 확실히 지적해 줄 필요가 있다. 클레임에 대한 특허청의 실체심사에 관한 Action을 받으면 “선택”은 고정되게 된다. 출원인이 한정요구에 동의하지 않는 경우, 이유를 제시하면서 한정요구의 재고 및 그 철회를 요청할 수 있다. 재고를 요청할 때에도 하나의 발명에 관한 클레임 그룹을 예비적으로 선택(provisional election)하여야 한다.

(2) 비선택된 발명에 대한 클레임의 취급 ① 반박과 함께 선택(election with traverse)한 경우 : 한정요구에 대하여 출원인이 반박하면 심사관은 이를 재고하여야 하며, 제고 결과 한정요구가 정당하다고 인정되면 출원인의 반박의견에 대해 응답하면서 한정요구가 반복되며 다음 OA가 최종이 된다. 한편, 최종 한정요구가 나오면 출원인은 이를 제고해 달라고 특허청장에게 “청원”(petition)할 수 있다. 이 청원은 선택된 발명의 클레임에 대한 FOA 또는 허여 후에도 가능하지만 appeal 하기 전에는 제출하여야 한다. 그러나 이 청원은 최초 한정요구에 대한 “재고”를 요청하지 않았으면 고려되지 않는다. ② 반박없이(election without traverse)한 경우 : 반박없이 한정요구에 응하여 어느 한 발명을 선택하면 그에 대해 심사가 진행된다. 통상적으로 어느 한 그룹의 클레임을 선택하면서 선택되지 않은 발명에 관한 클레임을 삭제하는 보정서를 제출한다.

(3) 분할출원 한정요구에 대하여 선택되지 아니한 클레임에 대해서는 분할출원할 수 있다. 분할출원은 “선택”과 동시에 할 수 있지만 그렇지 않더라도 원출원의 계속 중에는 언제든지 할 수 있다. 한편, 특허권의 존속기간이 등록시점에 관계없이 출원일로부터 20년되는 날로 만료(우리나라도 마찬가지임)하므로 분할출원의 시기를 늦추면 그만큼 심사 결과가 늦게 나올 것이며 결과적으로 특허권 존속기간의 줄어들게 된다. 따라서, 가급적 분할출원의 시기를 앞당기는 것이 유리한 경우가 많을 것이다. 다만, 선택요구명령에 의해 어느 한 그룹을 선택한 경우, 심사관은 상위 청구항(독립항) 및 선택된 그룹의 종속항(들)에 대하여 심사를 하며, 상위 청구항이 특허 허여 가능하다면 선택되지 않은 다른 그룹에 대해서도 특허 허여 받을 수 있다. 따라서, 출원인은 이러한 경우에는 미리 분할출원을 서둘러 할 필요가 없으며, 심사결과에 따라 분할여부를 결정하는 것이 바람직하다.

(4) Rejoinder 독립적이고 구별되는 물건 클레임과 그 제조방법 및/또는 사용방법 클레임이 하나의 출원에 있는 경우, 그 중 하나의 클레임을 선택하여야 한다. 그러나, 만일 물건 클레임이 선택되고 그 물건 클레임이 허여 가능하게 되면 물건 클레임에 종속하거나 모든 한정을 포함하는 방법 클레임은 재결합(rejoin)된다. 재결합된 방법 클레임은 모든 특허요건과 관련하여 그 특허성에 대하여 심사된다. 재결합된 클레임을 포함하는 출원이 허여 상태가 되지 않으면 다음 OA는 최종(Final)이 된다.

9. 결어

한국법의 “1특허출원의 범위”의 요건과 미국의 “한정요구” 제도는 그 기본적인 규정의 취지가 다같이 하나의 출원에 포함되는 발명의 범위를 제한하여 적정한 심사를 담보하자는 데 있다. 즉, 심사관이 커버할 수 있는 기술의 범위 및 하나의 출원을 심사하는데 필요한 검색을 적정한 범위로 제한하여 보다 충실한 심사 결과를 담보하는데 있다고 할 것이다. 한국법에서는 서로 관련성이 있는 발명이라면 그 기술적 내용(분야)이 다르더라도 1출원으로 상당히 넓게 인정하는 것이 현재의 실무이다. 예컨대, 우리나라에서는 반도체 소자의 구조와 그 소자를 제조하는 방법도 1출원으로 가능한데, 실제에 있어서 이들의 기술분야나 검색범위는 다른 것이 보통이다. 그러나, 미국의 경우에는 심사관의 심사영역(미국분류인 U.S.Cl.을 기준)이 다르면 분할의 대상이 될 가능성이 높다. 따라서, 2 이상의 국내출원을 기초로 미국출원을 진행하는 경우 미국법에서 요구하는 1출원의 범위에 대한 요건에 맞는지 재고가 요구되며, 만일 병합하여 하나의 미국출원으로 하는 경우에는 두 출원의 발명을 연결(linking)하는 클레임에 대한 고려가 있어야 한다.

출처: 리&목특허법인

미국특허심사실무(2)- 35 U.S.C §112 , 청구범위 기재방법

미국특허심사실무(2)I. 개요

    심사관의 거절이유는 35 U.S.C. §112를 근거로 하는 명세서의 기재불비, §102를 근거로 하는 소위 신규성(Novelty) 결여, 또는 §103을 근거로 하는 소위 비자명성 (Nonobviousness) 결여가 대부분을 차지한다. 본 호에서는 §112 규정에 대해서만 상세하게 설명하고, 35 U.S.C. §102, §103 규정에 대한 상세한 내용은 실무통신 제23, 24, 25호에서 자세한 언급이 있으므로 여기서는 생략한다.
    그리고, 다음 호에서는 심사관이 위 규정을 근거로 거절이유를 통보한 경우, (명세서의 보정 및 의견서 작성을 포함하여) 출원인의 대응방안에 대하여 구체적으로 살펴볼 것이다.

Ⅱ. 심사절차에 대한 개관

    미국특허상표청(PTO)에 출원서가 접수되면 먼저 PTO의 직원이 출원형식에 적합한지를 확인한 후 해당 발명분야를 심사할 심사관에게 배정된다. 심사관은 우선 “상세한 설명”(specification)과 “청구항”(claim)을 읽으면서 해당 발명이 35 U.S.C. §101에서 규정된 특허받을 수 있는 발명인지를 검토한다. 그리고 심사관은 명세서 내용을 검토하여 기재요건(35 U.S.C. §112)에 적합한지를 검토하며, 또한 선행기술을 조사하여 출원발명이 “신규성”(novelty) (35 U.S.C. §102) 및 “진보성”(unobviousness)(35 U.S.C. §103)이 있는지를 검토한 후 특허허여할 것인지 거절할 것인지를 결정한다.
    심사관은 심사결과를 “Office Action”의 형식으로 출원인에게 통보하며, 출원의 내용 또는 형식상의 오류가 있는지, 특허를 허여하는지, 아니면 거절하는지, 거절하면 그 이유가 무엇인지를 밝히고, 또한 선행기술을 근거로 한 거절이면 선행기술자료를 첨부한다. 심사관은 OA에서 출원인이 응답할 수 있는 기간을 알리며, 그 기간은 OA가 특허청 에서 발송된 날로부터 3월이다. 그러나 출원인은 연장수수료의 납부에 의하여 최대 3개월까지 더 연장할 수 있으며, 원래의 기간보다 늦게 응답을 제출하면서 소급적으로 연장할 수 있다. 심사관의 OA에 대한 출원인의 응답은 명세서의 보정 및 의견서의 제출이 주된 것이라 할 수 있다.

Ⅲ. 35 U.S.C §112 

    35 U.S.C. §112는 상세한 설명의 기재요건 및 청구범위의 기재요건, 그 형식, 그리고 청구항의 해석에 대하여 규정하고 있다.
    1. 상세한 설명의 기재요건(발명의 개시요건)
    35 U.S.C. §112 첫 번째 문장에서는 특허출원에 있어서 기본적인 개시요건 (DISCLOSURE REQUIREMENTS)을 규정하고 있으며, 그 내용은 다음과 같다.
    “명세서에는 발명 및 그 제조, 사용(MAKING and USING)에 관한 방식 및 과정의 설명(WRITTEN DESCRIPTION)을 당해 발명이 속하는 기술분야 또는 밀접하게 관련된 기술분야의 전문가라면 제조, 사용할 수 있도록 충분하게 간단 명료하고 적절한 용어로 기재하여야 하며, 또한 발명자에 의해 생각되어진 최선의 실시예(BEST MODE)를 제시하여야 한다.”
    즉, 개시요건은 다음의 세 가지로 요약될 수 있다.
    (a) “written description”(상세한 기재) 요건
    (b) “enablement”(실시가능) 요건
    (c) “best mode”(최적 실시예) 요건
    이 요건들은 명세서에 어느 정도 상세하게 내용이 기재되어야 할 것이지를 판단하는 기준이 된다.
    (1) “WRITTEN DESCRIPTION” 요건
    35 U.S.C. §112 첫 번째 문장에서는 명세서에 발명의 “written description”이 포함될 것을 요구하고 있다. 즉, 청구된 발명(claimed invention)이 명세서에 명확하게 기재되어 있어야 한다. 이 기재요건은 최초 청구범위를 기준으로 하는 것이 아니라 출원과정 중의 보정에 의하여 청구항이 추가 또는 변경되는 경우에도 그 새로 청구된 발명 이 최초 명세서에 의하여 뒷받침되어야 한다.
    출원 계속 중, 명세서 내의 발명의 설명과 일관되지 못하게 클레임이 보정되는 경우가 종종 있다. 만약 심사관이 보정된 청구항들이 명세서에서 완전하게 설명되고 있지 않은 발명이라고 생각한다면, 그 심사관은 현재 청구된 발명이 최초 명세서에 의해 뒷받침되지 않았다는 이유로 §112 첫 번째 문장 하에 거절할 수 있다. 이것은 가끔 “new matter” 거절이라고 틀리게 불려지기도 한다 (§132에서는 “보정에 의하여 “new matter”가 발명의 설명에 추가되어서는 안 된다”라고 규정하고 있으며, 이는 “청구항”이 아닌 “상세한 설명”이 보정된 경우에 거절의 근거가 된다.). 청구항이 명세서에 의해 적절하 게 뒷받침되는지 여부에 대한 판단은, 후에 청구된 주제(“subject matter”)를 출원 당시 에 발명자가 점유하고 있었다는 것을 당해 기술자에게 명세서를 통해 타당하게 이해시킬 수 있는지의 여부로 판단한다.
    기재요건하에서, 명세서에 개시된 것 이상으로 발명의 범위를 넓히는 청구항은 이 규정에 의해 거절될 것이라는 것은 쉽게 알 수 있다. 그러나 명세서에 개시되지 않은 제한사항들을 부과하여 발명을 좁히는 청구항도 또한 이 규정에 의해 거절될 수 있다는 점에 유의하여야 한다. 이러한 이유로, 청구항을 한정시킬 수 있는 단계적인 실시예를 모두 기재하는 것이 중요하다.
    (2) “ENABLEMENT” 요건
    실시가능요건(enablement requirement)은 제조방법(“how to make”)요건 및 사용방법(“how to use”)요건으로 나눌 수 있으며, 이는 당업자가 발명을 어떻게 제조할 수 있고 어떻게 사용할 수 있는가를 명세서에서 가르쳐 주어야 한다는 것을 의미한다. 이 요건을 충족시키기 위해, 특허출원에는 발명의 제조방법과 사용방법에 대해 적어도 하나의 완전한 실시예를 포함해야 한다. 그러므로 “best mode” 요건을 충족시키기 위해 사용된 상세한 실시예가 이 요건도 또한 충분히 충족시킬 수도 있다. 명세서가 이 요건을 만족하는지의 여부를 판단하는 한가지 방법은 발명자의 동료가 명세서를 보고 발명을 실시할 수 있는지의 여부를 확인하는 것이며, 어떤 내용을 추가하여야 할지 의심스러운 경우에는 이를 포함시키는 것이 바람직하다.
    (a) 실시가능요건은 오직 청구된 발명에 대해서만 적용된다.
    예를 들어, ‘권총’에 관한 특허에 대하여 그 권총을 대량생산하는 방법이 개시되지 않았다는 이유로 특허 무효를 주장한다 하더라도 청구된 발명은 ‘권총’이지 ‘대량생산방법’은 아니므로 무효주 장은 배척된다.
    (b) 명세서는 발명의 관련분야에서 기술을 가진 자, 즉 그 발명을 실시하기에 가장 적합한 자를 대상으로 판단된다. 예를 들어, 컴퓨터를 사용하여 지진파를 측정하는 장치에 관한 특허의 경우, 이 발명의 관련분야는 컴퓨터 프로그래밍이지 지진파 관측이 아니다. 따라서, 발명자는 컴퓨터 프로그래밍에 관한 기술을 지진파 관측과 관련된 기술자가 알 수 있을 정도로까지는 기재할 필요가 없다.
    발명자는 관련분야의 기술자의 지식과 발명의 실시를 위해 필요한 지식 사이에 있는 간격을 가교할 수 있는 정보를 충분히 개시하여야 한다. 널리 알려지지 아니한 정보는 명세서에 포함시켜야 한다. 특히 컴퓨터 소프트웨어 특허의 경우, 발명에 필요한 공지의 서브프로그램의 각 단계를 모두 설명한다는 것은 너무 귀찮은 일이 될 것이다.
    따라서, 충분한 데이터와 수학적 도구가 개시되어 있다면 이 요건을 만족하는 것으로 해석된다. 예를 들어, 배치데이터 처리기에 관한 특허에서 발명을 재현하는데 필요한 프로그램 전체를 포함하지 않더라도, 통상의 지식을 가진 자라면 일반적인 노력을 들여 만족스러운 프로그램을 작성할 수 있을 정도의 정보가 기재되어 있다면 실시가능요건을 이유 로 무효되지 않는다.
    발명자는 발명의 제조 및 사용방법을 기재하여야 하며, 당업자가 스스로 발명의 제조/사용방법을 생각할 것을 기대해서는 안된다. 예를 들어, 광석을 시약과 반응시키는 장치에 관한 발명에서, 증기가 튜브의 끝에서 생산된다는 것은 기재되어 있지만 튜브 중간에 있는 혼합물을 가열하는데 그 고온증기가 사용된다는 것은 기재되지 않았다. 발명 자는 당업자라면 그렇게 사용할 가능성이 있다는 것은 명확하다라고 주장하였으나, 법원은 그 단계는 발명의 중요한 요소이고 당업자의 가능성은 고려해서는 안되므로 증기를 사용하는 방법을 명확히 기재하지 않아 불충분한 기재로 판단하고 있다.
    (c) 기술수준은 출원시를 기준으로 판단한다. 만일 출원시에는 실시 가능한 것이 그 후 시작물질이 가용하지 않아 실시불가능해 진 경우, 법원은 상황에 따라 이를 개별적으로 판단하지만 어떻게 판단될지는 확실하지 않다. 따라서, 일반적으로 사용되지 않는 물질이나 상품명으로 표시된 물질들을 사용하는 경우, 다른 대체 사용 가능한 물질들 도 함께 기재하는 것이 바람직하다.
    (d) 발명의 효과를 어떻게 얻을 수 있는가를 명확하게 기재하여야 하지만 발명의 작용까지 설명할 필요는 없으며, 또한 발명의 과학적 원리까지 이해하고 있을 필요도 없다.
    (e) 발명을 재현하는데 과도한 실험이 요구되어서는 안된다. “과도한” 정도는 발명의 성질에 의하여 정해지는데, ⑴ 실험에 소요되는 기간이나 실험의 양, ⑵ 요구되는 실험이 통상적인 것인지 예기치 못한 것인지의 여부, ⑶ 명세서에 제시된 안내의 정도, ⑷ 선행기술의 수준, ⑸ 당업자의 관련기술, ⑹ 당해 기술의 예측가능성 여부, ⑺ 청구 항의 범위 등이 판단의 요소가 된다. 그러나 통상적인 것이지만 노동이 많이 든다는 것은 과도한 실험과는 관계없으며, 기술이 통상적인 이상 실시가능요건을 만족한 것으로 인정된다.
    (f) 클레임된 발명은 명세서에 개시된 발명과 서로 합리적인 관계를 맺고 있어야 하며, 과도하게 넓어서는 안된다.
    (g) Markush 그룹으로 기재된 경우(예: “an alkyl group, selected from the group consisting of methyl, ethyl and isopropyl”), 그 각 요소를 채용한 발명을 실시 가능하게 하는 방법에 대하여 각각 기재하여야 한다.
    (h) 실제로 행해진 실예나 실제로 행해지지는 않았지만 가능한 방법을 설명하는 예측예도 실시가능요건을 만족시키는데 사용될 수 있다. 다만, 예측예를 기재하는 경우, 실예인 것처럼 기재하여서는 안되며, 과거시제가 아닌 현재 또는 미래시제를 사용한다.
    (3) “BEST MODE” 요건
    §112 첫 번째 문단은 또한 명세서에 발명자가 최선이라고 생각되는 실시예를 기재할 것을 요구하고 있다. 만일 클레임된 발명을 수행하는 최적예를 알고 있으면서 이를 개시하지 않았다면 그 특허는 무효를 면치 못한다.
    이 요건의 목적은, 발명자가 자기 발명의 가장 최적 실시예를 은닉한 채 특허를 획득하는 것을 방지하기 위함이다. 심사과정 중에서는 심사관이 더 좋은 실시예를 은폐하고 있다고 생각하지 않는 한, 단지 하나의 실시예만 제공해도 이 요건을 충족시킨 것으로 인정된다. 그러나, 특허의 유효성을 다투는 소송에서 최적 실시예가 개시되어 있지 않다는 주장을 배척하기 위해서는, 발명자가 출원 당시에 알고 있던 가장 최적의 실시방법이 명세서에 기재되어 있어야 할 것이다.
    한편, 외국출원을 기초로 우선권 주장을 수반한 미국출원의 경우, “best mode”요건의 충족 여부는 미국출원일이 아니라 그 우선일이 기준이 된다. 따라서, 미국출원에 대해 우선일의 이익이 인정되기 위해서는 그 기초가 된 외국출원이 이 요건을 만족하고 있어야 한다.
    그리고, 최적 실시예는 청구범위에 기재될 수는 있지만 반드시 그럴 필요는 없다.
    “enablement” 요건은 법률문제인 반면, “best mode” 요건의 충족 여부는 사실문제라 할 수 있다.
    심사관이 “best mode” 요건의 위배로 거절하는 경우는 매우 드물지만, 만일 그러한 거절이 된 경우 은닉의 증거가 부족하다는 점을 지적하거나, (만일 발명자가 미기재된 정보는 발명에 필요하다거나 영향을 미친다고 생각하지 않았다면) 미기재된 정보는 종래의 것이라는 것을 진술하는 발명자의 선언서(Declaration)를 제출하거나, 또는 명세서의 어느 부분에 어떻게 최적 실시예가 개시되어 있다는 것을 나타내는 발명자의 선언서를 제출하여 극복할 수 있다. “best mode” 요건의 위배에 관한 문제는 법원에서 특허의 유효성을 다툴 때 주로 제기된다.
    (a) 최적예 요건은 클레임된 발명에 대해서만 적용된다. 예를 들어, 골프공의 외피에 대하여 클레임된 경우 그 내부 코아의 물질에 대한 최적예는 기재하지 않아도 된다.
    (b) 최적예 요건은 출원시(또는 우선일)를 기준으로 판단되며, 발명자가 그 후 더 나은 방법을 알았다 하더라도 무효되지 않는다.
    (c) 출원시 발명자가 최적예라고 믿고 있는 이상, 그것이 실제로 상업적으로 채용되는 방법일 필요는 없다. 그렇다 하더라도 출원 당시 알고 있는 것으로서 상업적으로 사용될 방법에 관한 것은 명세서에 기재하는 것이 향후 무효소송에 대비하여 바람직하다.
    (d) 최적예 요건은 주관적으로 판단되는 것이므로, 발명자가 몰랐거나 최적예가 아니라고 생각했다면 명세서에 기재된 실시예가 실제로 최적의 예가 아니어도 관계없다.
    예를 들어, 한 예는 품질측면에서 최적이고 다른 예는 상업성에서 최적인 경우 어느 것이 실제로 최적인지를 판단하는 것은 어렵다. 따라서, 발명자가 정직하게 최적이라고 생각하는 예를 기재하면 되는 것이다.. 다만, 발명자가 알고 있는 실시예가 있다면 이를 모두 기재하는 것이 바람직하다.
    (e) 발명자가 발명의 최적 실시예를 직접 발견하지 않았다 하더라도 그 최적 실시 예를 개시하여야만 한다. 최적예 요건은 출원당시 발명자가 “알고 있느냐”의 여부로 판단된다. 따라서, 비록 발명자 자신이 발견하지 못하였지만 출원 당시에 알고 있다면 그 최적 실시예는 명세서에 기재되어야 한다.
    (f) 최적예는 당업자가 보고 이해할 수 있을 정도로 실시 가능하도록 기재되어야 한다. 최적예 요건은 “주관적”인 것이지만, 그 최적예의 기재정도에 관한 판단은 “객관적”으로 결정된다.
    (g) 널리 알려지지 아니한 종래기술을 근거로 최적예 요건을 만족시킬 수 없다.
    종래기술이 출원전에 잘 알려져 있었는지의 여부를 정확히 판단하는 것은 어렵고 또한 그것을 기재하지 않아 의도적인 은폐로 해석될 수 있기 때문에 최적예와 관련된 정보라 면 비록 잘 알려져 있다고 생각되더라도 명세서에 기재하는 것이 바람직하다.
    (h) 여러 가지 가능성이 있을 경우 당업자에게 명확하다면 어느 것이 최적이라는 것을 굳이 밝히지 않더라도 관계없다. 다만 너무 많은 가능성이 제시되어 은폐의 의혹을 살 수 있는 경우에는 최적예가 무엇이라는 것을 명확히 밝히는 것이 바람직하다.
    2. 청구범위의 기재요건 및 그 형식
    (1) 청구범위의 기재요건
    명세서는 출원인이 자기의 발명이라고 간주하는 주제(subject matter)를 특별히 지적하여 명확하게 청구하는 하나 이상의 청구항으로 종결하여야 한다(35 U.S.C §112 두 번째 문장). 이 규정은 공중이 청구항의 금지범위를 확실하게 이해할 수 있도록 하기 위한 것이다. 어떤 실제적으로 유용한 방법, 장치 등이 청구항의 범위에 속하는지의 여부를 당업자가 알 수 있도록 충분히 정확하게 청구항이 기재되어야 한다. 따라서, 발명의 일부 또는 전부를 “shown in the drawings” 또는 “as described in the specification”으로 청구항에 기재하는 것은 보는 사람마다 그 해석을 달리 할 수 있기 때문에 허용되지 않는다.
    (2) 청구범위의 기재형식 및 그 해석
    청구항은 독립항 또는 필요에 따라 (다중)종속항 형식으로 기재할 수 있다.
    그리고, 종속항은 선행하는 청구항을 인용하면서 청구된 주제에 추가 한정사항을 기재하여야 한다. 종속항은 그 인용하는 청구항의 모든 한정사항을 포함하는 것으로 해석하여야 한다. 그리고, 다중종속항은 선행하는 2 이상의 청구항을 택일적으로 인용하면서 청구된 주제에 추가 한정사항을 기재하여야 한다. 다중종속항은 다른 다중종속항의 기초로 사용되어서는 안된다. 다중종속항은 인용된 특정 청구항의 모든 한정사항을 포함하는 것으로 해석하여야 한다.
    한편, 결합(combination) 형식의 청구항의 구성요소는 그 구조, 재료 또는 작용을 언급함이 없이 특정 기능을 수행하는 수단 또는 단계로 표현될 수 있으며, 이러한 청구항은 그와 대응되게 명세서에 기재된 구조, 재료 또는 작용 및 그 균등물을 나타내는 것으로 해석하여야 한다 (여기에 대해서는 실무통신 제11호 “미국법 112조 6절의 적용에 관한 미국 특허청의 심사단계에서의 해석” 참조).