[출원/심사 ] 미국특허실무 쉽게 알기: 102조 및 103조에 대해서(1)

I. 序

    미국출원에 대한 거절이유통지(Office Action)를 받은 후 먼저 검토해야 할 것은 심사관의 거절이 미국 특허법상 정당한 것인가를 확인하는 것이다. 대부분의 거절은 명세서의 기재가 미국특허법 112조에서 정한 요건을 만족시키지 못하였거나(소위 기재불비), 아니면 출원된 발명이 신규성(제102조) 및 진보성(제103조)이 없다는 두 가지로 이유로 인해 이루어진다. 위에서 미국 특허법 제102조 및 제103조를 단순히 신규성과 진보성에 관한 규정으로 언급하였으나, 실제로 이들 조항에는 우리 특허법 제29조 제1항과 제2항에서 각각 규정한 신규성 및 진보성 이상의 의미가 포함되어 있는 듯 하다. 이러한 이유로 대부분의 경험자가 그러하듯 OA에 대해 대응하는 유일한 방법은 인용참증과 본원발명의 차이점(구성의 차이점, 작용효과의 차이점 등)을 찾아내는 것으로 국한되는 것이 사실이다. 누군가 용기를 내어 인용참증에 기재된 반포일과 본 출원의 날짜를 비교하여 과연 심사관이 인용한 참증들이 유효한 것인가를 따지기 위해 법전을 펼친다 하더라도 읽어도 읽어도 비슷비슷한 것 같은 법조항들의 난해함으로 인해 곧 벽에 부딪히고 만다.
    여기에다 파리조약의 우선권(제119조)과 선출원의 우선일 향유(제120조, 제121조)까지 얽히게 되면 그만 손을 들고는 심사관이 “실수할 리가 없지”라며 스스로 자위하고 만다. 그러나, 우리의 생각과는 달리 심사관들은 실수를 하고도 남으며, 어떤 심사관은 일부러(?) 실수를 한다는 사실(이것은 실수로 또는 법에 의해 정당하게 이루어질 수도 있다)을 간과해서는 안된다. 더욱 중요한 것은, 심사관이 스스로 모든 상황을 출원인에게 유리하게 해석하지 않는다는 것이며(그렇게 할 의무도 없다), 따라서 심사관의 거절이유를 면밀히 검토하고 그에 대해 적극적으로 반박하는 자세가 필요하다.
    이러한 적극적인 OA대응에 도움이 되고자 미국 특허법 제102조 및 제103조를 중심으로 특허요건을 살펴보기로 한다. 이 글에서는 실무적으로 문제가 되는 부분들을 중점적으로 설명할 것이며 그 외 법적인 이론들은 생략할 것이다. 중간 중간에 우리 특허법과 비교하면서 이 글을 대한다면 훨씬 이해하기가 쉬울 것이라 생각된다.
    덧붙여, 법조항 전문이나 도표 등은 별도로 편집하였으므로 이를 복사하여 보관한다면 OA대응시 참고할 수 있을 것으로 믿는다.

Ⅱ. 미국 특허법 제102조
1. 조문 내용

    먼저 미국 특허법 제102조 전문을 보기로 한다.

제102조 출원인은 다음 각호에 해당하지 않을 경우에 한하여 특허를 받을 수 있다.
(a) 출원인의 발명(일) 전에, 그 발명이 국내에서 타인에 의해 공지 공용(known or used)되었거나, 국내 외에서 특허되었거나 간행물에 기재된 경우(b) 미국특허출원일로부터 1년이상 전에, 그 발명이 국 내외에서 특허 또는 간행물에 기재되었거나, 국내에서 공용 또는 판매된 경우

(c) 출원인이 발명을 포기한 경우

(d) 미국출원일로부터 12개월 전에 외국에서 출원인, 대리인 또는 양수인에 의해 출원된 발명으로서 국내출원일 전에 먼저 특허되거나 또는 특허 상태에 이르거나 발명자증이 허여된 경우

(e) 출원발명이 출원인의 발명(일) 전에 타인에 의해 미국내에 출원되어 허여된 특허 또는 제371조(c)의 ①②③항의 요건을 만족하는 타인에 의해 출원된 국제출원에 허여된 특허에 기재되어 있는 경우

(f) 출원인이 발명자가 아닌 경우

(g) 발명이 출원인의 발명(일) 전에 국내에서 그것을 포기하거나 숨기거나 비밀로 하지 않은 타인에 의해 이루어진 경우, 단 발명의 우선을 결정함에 있어서는 발명의 착상(conception)일 및 실체화(actual reduction to practice)일 뿐만 아니라 다른 이의 착상이전부터 먼저 착상하고 나중에 실체화한 자의 합리적인 노력(diligence)도 고려하여야 한다.

    미국 특허법 제102조는 흔히 발명의 ‘신규성’을 규정한 것으로 이해되며 우리법 제29조1항에 해당한다고 생각되는 것이 보통이다. 그러나, 엄밀히 말해 102조는 신규성 규정뿐만 아니라 출원인의 특허를 받을 수 있는 권리를 소멸시키는 권리소멸규정과 그 외 우리법 제29조3항에서 규정하는 확대된 선원의 지위, 제36조에서 규정하는 선원주의(물론 선발명주의)에 상당하는 요건까지도 모두 포함하여 망라되어 있는 그야말로 종합적인 규정이다.
    이것을 간단하게 도표화시켜 보았는데 조문을 따져가면서 익혀 놓는다면 도움이 될 것이다.

미국 특허법 제 102조

    이렇듯 102조는 다양한 규정을 포함하여 복잡할 뿐만 아니라, 문언의 해석 또한 용이하지 않다. 예를 들어, 기준이 되는 시점이 출원일, 발명일, 착상일, 실체화일 등 여러 가지로 언급되어 있는데, 우선 이것에 대한 명확한 정의를 내리지 않고서는 법규정의 올바른 해석이 불가능하다.

2. 유효출원일

    제102조 요건 판단시 출원일(더 정확하게는 미국출원일(the date of filing in U.S.))을 기준으로 하는 것은 102(b) 및 (d)로서 주로 출원인의 특허를 받을 수 있는 권리의 소멸에 관한 것이다. 한편, 102(a)(e)(g)는 발명일(the date of invention)을 기준으로 특허성을 판단한다. 그런데, 실제로 미국출원서에는 발명일을 기재하지 않으므로 심사관은 일단 출원일을 발명일로 간주한다. 그리고, 출원인이 발명일을 증명하는 진술서를 제출하여 반증하면 발명일로 소급되어 특허성이 판단될 수 있다. 특히 누가 먼저 선발명의 지위를 가지는 가를 따지는 Interference절차에 관한 규정인 102(g)에서는 발명일을 결정할 때 먼저 발명을 구체적으로 현실화 한 실체화일과 그 보다 앞서 먼저 착상한 착상일이 기준이 된다. 따라서, 가장 앞선 발명일로 인정될 수 있는 시점은 발명을 착상한 날이 된다. 단, 이때에도 그 착상일이 인정되기 위해서는 발명자가 착상한 날로부터 실체화한 날까지 합리적인 노력을 기울였다는 것이 인정되어야 한다.
    또한, 실제 미국출원일은 법률에 의해 그 보다 빠른 출원일로 소급될 수 있는데, 즉 파리조약에 의한 우선권이 인정되는 경우(제119조)에는 그 우선일로 소급되며(이 경우 우선권서류의 번역문 제출이 필요함), 계속출원(제120조) 및 분할출원(제121조)을 한 경우에는 그 모출원에 동일한 발명내용이 기재되어 있고 112조에서 규정한 명세서 작성 요건을 충족하는 동시에 그 발명내용이 특허가능한 것인 한 그 모출원의 출원일로 소급된다.
    이상과 같이, 법률에 의해 실제 출원일보다 더 빠른 날짜로 소급되어 인정되는 출원일을 포함하는 개념을 편의상 「유효출원일(effective filing date)」이라 한다.

(정리 1) 유효출원일 

102(a), (e), (g) – 발명일 기준 -> 출원일로 간주 -> 유효출원일*1로 소급 -> 발명일로 소급
(g)의 경우 -> 실체화일 -> 착상일
102(b), (d) : 출원일 기준 ->유효출원일*2로 소급

*1: 제119조(파리조약의 우선권)에 의한
우선일 또는 계속출원/분할출원의 경우 그 모출원일 모두 인정

*2: 제119조(파리조약의 우선권)에 의한
우선일은 인정되지 않음 계속출원/분할출원의 경우 그 모출원일만 인정

    결론적으로, 한국에서 미국출원하는 경우에는 발명일을 증명하는 것이 쉽지 않아서(미국은 WTO 회원국에 대해서 1996. 1.1.이후부터 선발명주의를 인정하고 있다), 사실상의 모든 기준일은 “출원일→유효출원일(우선일 또는 모출원일)”로 제한될 것이다. 또한, 주의하여야 할 것은 자신이 출원한 발명뿐만 아니라 참증으로 인용된 특허문헌의 출원일도 위 규정에 따라 유효출원일로 소급된다는 점이다. 혹, 인용참증의 출원일 비교가 왜 필요한가? 인용참증은 공지된 간행물이므로 그 발행일(곧 공보발행일)만 따지면 되지 않는가? 라고 의문을 제기할 수도 있겠지만, 후술하는 바와 같이 이 또한 따질 필요가 있는 경우가 종종 발생한다. 아는 바와 같이, 우리 특허법의 신규성 및 진보성 판단시 반드시 간행물의 반포(공지)시점을 기준으로 거절이 이루어져야만 한다(예외:29조3항의 확대된 선원의 지위). 그러나, 미국특허법 상의 신규성, 특히 진보성은 간행물의 반포시점만을 기준으로 하지 않는 것이 있다. 덧붙여, 제102조는 출원인이 특허를 받을 수 없는 경우를 소극적(네가티브)으로
    서술하고 있다. 즉, 여기에 명시된 사유에 해당되지 않는 한 모든 출원인은 특허를 받을 권리가 있으며, 그것을 막아 등록을 저지하는데 필요한 입증책임은 심사관에게 있다. 이것은 우리나라의 심사체계와 아주 중요한 차이를 나타내는 것으로서 미국심사관은 자의적으로 발명이 신규하다거나 후술하는 103조와 관련하여 발명이 용이하다는 판단을 하고 이것으로 출원을 거절할 수 없다(Prima facie case;이것이 인정되는 경우는 극히 제한적이다). 따라서, 심사관은 반드시 인용참증에 의거 객관적이고 논리적으로 거절이유를 기술하여야만 한다. 사견으로, 우리 특허법 제29조도 역시 미국법과 마찬가지로 특허등록을 받을 수 없는 경우를 소극적으로 열거하고 있어 이와 같은 취지가 적용될 수 있다고 보여지는데, 현행 거절이유의 논리적인 부족함, 구체적인 기술대비의 누락 등을 감안해 보건대 향후 심사관의 입증책임이 더욱 강화되는 판례가 나올 가능성도 있다고 보여진다.
    무엇보다도 중요한 것은 102조 의해 출원을 거절하기 위해서는 출원된 발명의 모든 구성요소가 인용된 단일 선행기술에 모두 개시되어 있어야 한다는 것이다. 따라서, 102조에 의한 거절의 경우, 인용된 참증에 출원발명의 일부 구성요소가 개시되어 있지 않다거나 일부 구성이 다르다는 점을 증명하는 것만으로도(굳이 상승된 효과 등을 설명하지 않더라도) 거절을 극복할 수 있다.
    이하에서, 각 조문별로 내용을 개략적으로 살펴볼 것이다. 다소, 혼동스럽고 복잡하게 보일 지라도 하나 하나 따지며 읽어 가다보면 이해할 수 있으리라 생각한다. 아울러, 이 글을 맺을 때에 각 조문의 내용들을 다시 한번 간단히 정리해서 참고할 수 있도록 할 것이다.

3. 제102조(a)

    조문: “출원인의 발명(일) 전에, 그 발명이 국내에서 타인에 의해 공지 또는 공용되었거나, 국내 외에서 특허되었거나 간행물에 기재된 경우” 이 규정은 우리특허법의 29조1항(신규성)과 대동소이한 것이다. 다른 점이 있다면 우리법은 발명자 및 제3자의 공지행위 여부를 가리지 않지만 미국특허법 102(a)는 타인의 공지행위만을 요건으로 한다는 점이다.
    (1) 인적기준
    모든 공지행위의 주체는 타인이 된다. 따라서, 본인의 공지행위는 본 조항으로 거절할 수 없다(102(b)조항 적용). 타인에 의해 공지 공용된 경우는 선행기술(Prior art)로, 특허공보 또는 간행물은 인용참증 (reference)으로 구분할 수 있을 것이다.
    (2) 지역적 기준
    미국내에서는 공지된 경우, 공용된 경우, 특허된 경우, 간행물에 기재된 경우를 모두 포함하고, 외국에서는 특허된 경우와 간행물에 기재된 경우만이 거절 근거가 된다.
    (3) 시간적 기준
    발명일을 기준으로 판단하지만 1차적으로 출원일이 발명일로 간주된다. 당해 출원이 계속출원 및 분할출원의 경우에는 그 모출원일로 당연히 소급되며, 인용참증의 유효일이 미국출원일보다 빠르지만 동시에 그로부터 1년이내에 해당하는 경우에는 제119조에 따른 파리조약의 우선권을 주장함으로써 거절을 극복할 수 있다. 주의할 점은 심사관이 제119조에 의해 자동적으로 소급효를 인정하지는 않는다는 것이다.
    전술한 바와 같이, 우선권서류에 대한 번역문을 제출하여 소급효를 주장하여야만 한다. 이러한 경우는 실무 OA대응시 종종 발생하므로 인용참증의 유효일을 잘 따져 봐야 한다.

4. 제102조(b)

    조문: “미국특허출원일로부터 1년이상 전에, 그 발명이 국 내외에서 특허 또는 간행물에 기재되었거나, 국내에서 공용 또는 판매된 경우” 이 규정은 발명자의 특허를 받을 수 있는 권리를 소멸시키는 대표적 규정으로서 출원을 서두르게 하기 위해 마련된 것이며 우리법의 신규성 의제 조항(제30조)과 비슷하다고 할 수 있다. 그러나, 출원을 위한 유예기간(grace period)으로서 1년이 인정된다(우리법은 6개월). 따라서, 발명자는 국내외에서 자신의 발명을 공지한 경우에는 그로부터 1년이내에 출원을 마쳐야만 한다.
    (1) 인적 기준
    공지행위의 주체는 발명자 자신을 포함한 누구나가 된다. 즉, 발명자 자신의 공지행위에 의해 자신의 출원이 거절될 수 있다.
    (2) 지역적 기준
    미국내에서는 그 발명이 특허된 경우, 간행물에 기재된 경우, 공용된 경우, 판매된 경우를 포함하고, 국외에서는 특허된 경우 및 간행물에 기재된 경우에 한해 등록이 거절된다.
    (3) 시간적 기준
    미국특허출원일을 기준으로 판단한다. 당해 출원이 계속출원 또는 분할출원인 경우에는 당연히 모출원일로 소급되지만, 119조에 의한 우선권은 인정되지 않는다는 점에 주의해야 한다(119조 예외 규정). 다음의 예를 보자.
    甲은 1997.1.1에 한국에서 논문발표를 한 후, 그 해 5.1.에 신규성의제를 주장하며 한국에 출원하였다. 그런 다음, 이듬해 4.1. 우선권을 주장하면서 미국에 출원하였다. 이런 경우, 미국출원은 102(b)를 적용시킴에 있어서 우선일(1997.5.1)로 소급되지 않기 때문에 간행물 발표일(1997.1.1)로부터 1년이 지나서 출원한 결과가 되어 甲의 미국출원은 거절된다.
    반면에, 1년의 유예기간만 잘 활용하면 발명이 공개된 후에도 한국 또는 제3국에서 등록불가능한 발명을 미국에서는 등록 받을 수 있다는 사실은 새삼 강조하지 않더라도 누구나 잘 알 것이라 믿는다.

5. 제102조(c)

    조문 : “출원인이 발명을 포기한 경우”
    일반적인 권리의 상실사유인 포기를 조문화한 규정이다. 발명이 일정 기간 경 과 후에도 특허출원되지 않았거나, 특허출원시 청구하지 않은 발명에 대해서는 포기한 것으로 추정한다. 그러나, 실수로 청구하지 않아 포기한 것으로 추정된 경우 재발행 (Reissue)출원함으로써 권리의 확대가 가능하다.
    한편, 발명의 포기와 출원의 포기는 구별되어야 하는데, 102조(c)는 발명자체를 포기함으로써 특허성을 잃는 것인데 반해, 발명자가 비용문제 등으로 인해 출원의 진행 을 중단하는 출원포기의 경우 발명은 특허성을 잃지 않아(미국은 출원공개제도가 없으므 로 특허등록되지 않는 한 반포되지 않는다) 재출원에 의해 특허받을 수 있다.

6. 제102조(d)

    조문 : “미국출원일로부터 12개월 전에 외국에서 출원인, 대리인 또는 양수인에 의해 출원된 발명으로서 국내출원일 전에 먼저 특허되거나 또는 특허 상태에 이르거나 발명자증이 허여된 경우”
    (1) 인적기준
    출원인 자신에 의해 행해진 외국출원이 미국출원 전에 특허된 경우 신규성이 상 실되는 것을 규정한 것이다. 출원인에는 대리인 또는 그 양수인까지 포함된다.
    (2) 시간적기준
    미국출원일을 기준으로 12개월 전에 출원된 것에 한한다. 미국출원일 현재를 기준으로 하므로 119조에 의한 우선일의 소급이 해당되지 않는다. 예를 들어, 1996. 7. 7. 한국에 특허출원하고 우선심사를 통해 1997. 7. 1. 특허사정받은 경우 1997. 7. 7.까 지 미국에 출원하지 않으면 본 조항에 의해 특허등록받을 수 없다.
    한편, 특허되거나 특허예정된 것으로 제한되므로 한국이나 일본의 실용. 특허출 원공개는 이 법조항의 인용참증이 될 수 없다.

7. 제102조(e)

    조문 : “출원발명이 출원인의 발명(일) 전에 타인에 의해 미국내에 출원 되어 허여된 특허 또는 제371조(c)의 ①②③항의 요건을 만족하는 타인에 의해 출원된 국제출 원에 허여된 특허(필자주: 그냥 국제출원특허도 포함한다고 단순히 이해하면 됨)에 기재 되어 있는 경우”
    102조 조문 중에서 가장 난해하고 어렵게 느껴지는 것으로서 실무적으로 종종 심사관의 거절근거로서 인용된다. 본 조항은 쉽게 말해서 우리 특허법 제29조 3항의 ‘확대된 선원의 지위’와 대동소이한 규정이라 생각하면 된다. 알다시피, 확대된 선원의 지위 규정은 “인용참증이 당해 출원일 전에 출원되고 당해 출원일 후에 공개 또는 등록 공고될 것”을 요하는데, 102조(e) 또한 이와 동일하다.
    이 조항은 1926년의 대법원 판결을 성문법으로 제정한 것으로서 이러한 규정이 필요하게 된 근본적인 이유는 미국이 출원공개제도를 가지고 있지 않기 때문이다. 즉, 특허출원된 발명이 공개되는 시기는 오로지 전적으로 미국특허청의 절차에 의존하므로 절차의 지연여부에 따라 후원발명이 신규성이 인정되거나 아니면 부정되는 것은 공평의 원칙에 반하기 때문이다.
    (1) 인적기준
    인용참증은 타인에 의한 것이어야 한다. 만약 서로 다른 출원이 본 조항에 의 해 경합하다가 후출원인이 선출원 선등록자의 특허를 인수할 경우 일부계속출원(CIP)을 통해 선출원 내용을 통합하면 본 조항의 거절을 극복할 수 있다.
    (2) 시간적기준
    인용참증이 당해 특허출원의 발명일 곧 출원일보다 먼저 미국내에 출원되고 그 후에 특허된 경우이어야 한다. 상기 인용참증은 PCT절차에 따라 미국내에 먼저 출원되 어 후에 특허등록된 경우를 포함한다. 만일, 인용참증이 당해 출원의 출원일보다 먼저 특허되었다면 전술한 102(a)가 적용될 것이다. 또한 당해 특허출원의 출원일(조문에서 “발명일”이라고 한 점에 유념하라)은 119조, 120조 및 121조에 따라 소급된다. 다만, 인용참증의 출원일도 소급될 것인가에 대해서는 문제가 있는데 아래에서 따로 설명한다.
    (3) 우선권 관련 문제
    인용참증이 120조 및 121조에 의한 계속출원 및 분할출원인 경우에는 그 출원일 이 모출원일로 인정되는 것이 당연하다. 그러나, 인용참증이 119조에 의한 파리조약의 우선권을 수반하는 경우에는 본 조항의 판단시 그 우선일 즉, 제1국 출원일로 소급되지 않는다. 즉, 인용참증의 선행기술로서의 유효일은 우선권에 의해 소급되는 제1국 출원 일이 아니라 “미국 출원일” 현재가 된다. 이것은 소위 “Hilmer Case”에 근거한 것인데 그 개략적인 내용을 살펴보면,
    Hilmer 등은 1957. 7. 31. 독일 출원을 근거로 제119조에 의한 우선권을 주장하 면서 1958. 7. 25. 미국에 출원하였다. 심사에서 Hilmer 출원은 Habicht의 미국출원에 근거해서 102(e)로 거절되었다. 이에 대해, Hilmer 등은 자신들의 독일출원이 Habicht 의 미국출원 보다 앞서므로 거절되어서는 안된다며 항소하였는데, 항소심 판결은

“119조의 우선권의 이익과 102(e)의 적용은 별개의 문제이다. 파리조약의 우선 권을 인정하는 제119조 규정의 취지는 자신의 출원이 특허를 받는데 있어서 타인의 중간 공지사실에 의해 불이익을 받지 않는다는 것일 뿐 타인의 선행기술로서 적극적으로 타인 의 특허를 저지할 법적근거를 마련한 것은 아니다”

    며 파기 환송했다. 따라서, 그 후로 실무상 우선권에 기한 외국의 제1국 출원 일은 미국내의 선행기술로서 인정되지 않는다.
    요컨대, 본 조항은 당해 발명일을 기준으로 한다. 따라서, Hilmer의 발명일은 “출원일→우선일”로 소급이 되며, Hilmer의 독일출원일(우선일) 현재에 Habicht의 발명 이 “미국출원”(조문에서 미국에서의 “출원일”을 요건으로 한다)되어 있어야 본 조항의 적용이 되는 것인데, Habicht의 미국출원일을 119조에 의한 스위스 출원일로 소급할 수 있을 것인가에 대해서 판결은 이를 인정하지 않은 것이다.
    그러나, 상기 예에서, Habicht의 미국특허출원일이 Hilmer의 독일출원일(우선 일)보다 앞선다면 Hilmer출원은 본 조항 또는 102(g)에 의해 당연히 거절될 것이다. 참고로, 인용참증이 PCT에 의한 국제출원인 경우 선행기술로서의 유효일은 당연 히 국제출원일이 된다.
    (4) 실무 적용
    다소 번잡하게 설명되었으나 우리가 102조(e)로부터 정리해서 기억해야 할 것은 다음 두 가지이다.
    첫째, 심사관에 의해 인용된 참증의 발행일이 당해 출원일보다 늦는 경우에도 그 거절은 정당할 수 있다는 점이다. 혹자는 인용참증의 발행일이 본 출원일보다 늦으 므로 심사관이 인용참증을 잘못 띄웠다며 흥분해하기도 하나, 이 경우 102조(e)에 의한 거절인지(또는 102조(e)/103조 거절인지)를 먼저 살펴 볼 필요가 있다.
    둘째, 위 경우에 있어서 인용참증이 파리조약에 의한 우선권을 수반하며 그 우 선일이 본 출원의 우선일보다 늦을 경우에는 Hilmer Case에 따라 심사관의 거절이 부당 하다는 점이다. 이런 경우는 심심찮게 발생하는데 특히 인용참증이 일본에서 출원되고 그 후 미국내에 출원된 경우가 대다수를 차지한다.

<정리2> 제102조(e) 판단 절차

인용참증의 발행일이 본 출원의 미국출원일보다 늦다
심사관의 거절의 법적근거가 102(e) 또는 103조인가? 
No : 심사관의 거절은 부당함
Yes : 인용참증의 미국출원일이 본출원의 미국출원일보다 빠른가? 
No : 심사관의 거절은 부당함
Yes : 인용참증의 미국출원일이 본출원의 우선일보다 빠른가? 
Yes : 심사관의 거절은 정당함
No : 인용참증이 본출원의 우선일보다 빠른 우선권을 수반하는가? 
Yes : 심사관의 거절은 Hilmer case에 의해 부당함
No : 본출원의 유효출원일보다 인용참증의 출원일이 느리므로 심사관의 거절은 부당함

8. 제102조(f) 

    조문: “출원인이 발명자가 아닌 경우”
    미국특허법에서 있어서 발명자주의를 선언한 조항으로서 발명자만이 특허출원을 할 수 있음을 강조한 것이다. 즉, 발명을 모인 또는 도용하여 출원한 경우에는 특허를 받을 수 없다. 이러한 조항으로 인해 미국출원은 발명자만이 할 수 있으며 이를 양수한 자(예컨대, 삼성전자)는 양수인으로 기재하여 출원하여야 한다. 한편, 실무상 발명자의 이름을 오기하여 출원한 경우에는 보정으로써 극복가능 하다.

9. 제102조(g)

    조문 : “발명이 출원인의 발명(일) 전에 국내에서 그것을 포기하거나 숨기거나 비밀로 하지 않은 타인에 의해 이루어진 경우, 단 발명의 우선을 결정함에 있어서는 발 명의 착상(conception)일 및 실체화(actual reduction to practice)일 뿐만 아니라 다 른 이의 착상이전부터 먼저 착상하고 나중에 실체화한 자의 합리적인 노력(diligence)도 고려하여야 한다.”
    이 조항은 발명자로 하여금 발명을 하는 것 못지 않게 신속히 공중에 공표할 것 을 촉구하는 의도가 내재되어 있다. 출원일이 서로 다른 양 출원이 동시에 출원계류되 다가 선출원이 먼저 특허된 경우 후 출원은 선출원에 의해 거절되는데, 이때 후출원의 클레임 내용이 선출원의 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는 경우에는 상기 102(e)에 의해 거절될 것이고, 그 클레임 내용이 선출원의 클레임과 동일하면 102(g)에 의해 거절 될 것이다. 이와 같이 102(g)에 의해 발명의 우선을 정하는 절차를 저촉심사 (Interference) 절차라 하며, 미국특허청 심판소에 이를 청구하여 발명일의 우선을 입증 하는 절차가 필요하다

Ⅲ. 미국 특허법 제103조

이 조문은 우리 특허법상의 발명의 진보성을 정의한 것으로서 그 내용은 다음과 같다.
“102조에 규정된 발명과 동일하게 개시 또는 작성되지 않은 것이라도 그 발명 전체로서 선행기술과의 차이가 그 발명이 이루어진 당시에 그 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자에 의해 자명한 것이라면 특허를 받을 수 없다. 단. 타인에 의한 발명이 102(f)(g)에 의해서만 선행기술로 인정될 경우, 그 발명내용과 출원청구된 발명이 그 발명이 이루어진 시점에 동일인에 의해 소유되거나 또는 동일인에게 양도가 강제된 경우 상기 발명은 이 조항에 의한 선행기술로 되지 아니한다.”

1. 판단 대상

    발명의 진보성(비자명성) 판단은 신규성 판단을 하고 난 뒤에 행해진다.
    구체적으로 출원발명과 인용참증을 대비하여 출원발명의 모든 구성요소가 특정 참증내에 모두 개시되어 있지 않으면 발명의 신규성은 인정되고, 진보성 판단으로 넘어가게 된다.


2. 시간적 기준

    진보성 판단의 시간적 기준은 “본원 발명이 이루어진 시점”이다.
    이러한 시간적 기준은 특히 진보성 판단에서 중요하다. 왜냐하면 신규성 판단의 경우에는 단지 발명의 동일 여부 즉, 그 구성이 동일하냐 아니냐를 따지는데 비해 진보성 판단은 그 발명의 용이성 내지는 자명성을 따져야 하므로 기술이 나날이 발전하는 오늘날 발명의 용이성을 체감하는 정도는 급격히 변화할 수 있기 때문이다. 따라서, 단순한 인용참증의 결합에의해 발명을 창작할 수 있느냐를 따지는 것이 아니라 그 발명 당시에 그러한 결합이 용이하였느냐를 판단해야 한다.

3. 대비되는 인용참증

    우리 특허법상의 진보성 판단(제29조2항)은 반드시 공지된 선행기술에 근거하여 행하도록 규정되어 있다. 따라서, 당해 발명의 출원당시에 아직 공개되지 않은 인용참증을 들어 진보성을 부정할 수 없다. 그러나, 미국 특허법상의 진보성 판단에 있어서 인용참증의 범위는 법 조항에 명문화되어 있는 대로 102조에서 규정된 모든 선행기술이된다 (단, 102(c)(d)에 의한 선행기술이 자명성 판단에 사용될 수 있는가에 대해서는 명확하지 않다). 따라서, 당해 발명의 미국출원 당시에 아직 공개되지 아니한 인용참증에 의해 진보성을 부정할 수 있다 (이 경우 102(e)에 해당하는 인용참증이 103조 거절근거로 사용될 것이다).
    이하에서 “102(a)/103조”에 의한 거절이란 102(a)의 지위를 가지는 참증에 근거하여 103조의 진보성 흠결로 거절한다는 의미로 사용되었다.
    또 하나의 문제는, 103조 마지막 패러그래프에서 규정하고 있는 102(f)(g)와 관련된 단서 조항인데 실제로 발생할 수 있는 102(g)에 대해서만 아래에서 살펴보기로 한다.

4. 103조 단서 조항

    103조 단서 조항은 쉽게 말해서 선출원과 후출원의 발명자 또는 양수인이 동일한 경우에 후출원을 진보성으로 거절하지 않고 등록해 주겠다는 규정이다.
    제일전자에서 연구원으로 일하고 있는 A와 B는 동일한 연구팀에서 동일한 기술인 하드디스크 드라이브를 연구하다가, 먼저 A가 발명을 하여 미국에 출원하였다. 물론 A의 발명은 직무발명으로서 제일전자가 양수인이 되어 출원되었다. 그 후 B도 A와 같은 하드디스크 드라이브에 대한 발명을 하여 제일전자를 양수인으로 하여 미국에 후출원하였다.
    (1) 제102조 신규성 판단
    위 경우에 대해서 먼저 신규성(102조) 판단을 해본다.
    상기 두 출원은 발명자가 서로 다르므로 102조의 모든 조항이 다 적용될 수 있다. 따라서, A의 출원이 B의 발명일 전에 등록되어 공개되었거나 (102(a),(b)) B의 유효출원일 전에 먼저 출원되어 등록되었다면(102(e)) B의 출원은 거절된다. 만약 B의 발명이 A의 발명일보다 앞서 이루어졌다면 B는 저촉심사(Interference) 청구를 하게 되고 102(g)에 따라서 그 발명의 선후가 결정될 것이다. 102조 판단은 발명의 동일성에 대한 문제이므로 후출원의 청구항과 대비되는 선행참증의 구성이 서로 동일한지 아닌지에 따라 결정될 뿐 발명자 또는 출원인의 동일과는 관련이 없다. 즉, A와 B의 발명이 동일하다면 102조 판단의 결과로 한 출원만이 특허등록된다.
    (2) 제103조 진보성 판단
    A와 B의 발명이 서로 동일하지는 않으나, B발명이 A발명으로부터 자명한 경우에는 103조에 의해 후출원인 B가 거절되어야 마땅할 것이다. 그런데, 사실 A와 B는 공히 제일전자의 연구소에서 공통 프로젝트를 수행하는 연구원이므로 그들의 발명 내용은 서로 중첩되기 쉬우며 또한 B의 발명은 A의 발명을 조금 개량한 것에 지나지 않을 가능성이 많다.
    이 경우 B의 출원을 거절한다면 동일회사 내의 연구소에서 수행된 발명들은 상호 진보성이 없어 거의 등록될 수 없는 결과가 발생하게 되고 따라서 기업의 연구개발을 위축시킬 수 있다.
    따라서, 이러한 불합리한 점을 구제하기 위해 103조는 단서 조항 을 두어 후원발명이 이루어진 시점에 선,후발명의 발명자가 동일하거나 동일 양수인에게 속할 경우 후발명이 선발명으로부터 자명하다고 하여 거절하지는 않는다.
    주의할 것은 이때 A출원이 B출원에 대해서 102(g)에 따른 선행기술로 인정되는 상태라야 한다는 점이다.
    (3) A의 지위에 따른 판단
    지난 호에서 언급한 바와 같이 102(g)는 발명의 선후 관계를 따지는 것이므로 선행기술은 반드시 출원 또는 특허이어야 한다 (통상의 간행물이 될 수 없음). 동시에, 그 출원 또는 특허가 후출원의 클레임에 기재된 것과 동일한 발명을 “청구”하고 있어야만 한다.
    예를 들어, 만약 A출원이 B발명의 내용을 개시하고는 있으나 청구하지는 않은 경우, A출원은 102(g)에서 규정한 선행참증이 될 수 없다.
    따라서, A출원이 B발명 전에 먼저 특허되었느냐(이것은 102(a),(b)의 판단 문제) 또는 선출원되었느냐(이것은 102(e)의 문제)에 따라 102조(a)(b)(e)등이 적용된다. 그리고 출원발명과 선행발명이 동일하지 않은 경우(102조를 극복할 경우)에도, 103조의 진보성 판단이 이루어지고 이러한 진보성 판단은 동일 양수인(제일전자) 여부에 상관없이 적용된다. 즉, B발명이 A에 비추어 자명하다면 거절될 것이다.
    반면에, 만약 A출원이 B와 관련된 발명을 청구하고 있다면 A출원이 B발명 전에 먼저 특허되었느냐 또는 먼저 출원되었느냐에 따라 102조(a)(b)(e)등이 적용될 뿐만 아니라 발명의 우선을 따지는 102(g)의 판단 대상도 된다. 따라서 심사관이 102(a)(b)(e)(g)의 선행기술에 근거한 103조로 거절할 경우 동일 양수인에 속한다는 것을 전제로 102(g)/103조 거절은 극복할 수 있다.
    그러나 다른 거절이유가 여전히 존재하므로 등록은 불가하다. 따라서, 102(g)/103조의 거절만을 극복하면서 등록될 경우란 찾아보기 쉽지 않다.다음의 예를 좀 더 살펴보자.
    (4) 실무 예
    제일전자의 연구원인 갑이 1998.1.1. 미국에 특허출원한 것에 대해
    ① 제일전자 연구원인 을이 동일(또는 유사한) 발명을 명세서에 개시하였으나 청구하지는 않은 채 1995.5.1. 미국에 출원하여 1997.10.1. 등록된 경우 ->
    발명이 이미 공개된 상태이므로 심사관은 102(a)에 의한 신규성 흠결 또는 102(a)/103조에 의한 진보성 흠결로 갑의 출원을 거절한다.
    ② 위에서 을이 명세서에 개시하고 클레임에도 청구한 경우 ->
    역시 심사관은 102(a)에 의한 신규성 흠결 또는 102(a)/103조에 의한 진보성 흠결로 거절한다. 만약, 갑의 발명일이 을의 발명일보다 앞선다면 갑은 저촉심사청구를 하여 발명일을 소급받을 수 있다.
    저촉심사에서 갑의 발명일이 1995.3.1.로 소급되었다고 가정하면 을의 특허는 어떻게 될 것인가?
    갑의 출원은 102(a)(b)(e)에서 규정한 선행기술의 지위를 누리지 못한다. 따라서, 오직 을은 102(g)에 의해 그 등록이 취소되어야 한다.
    이때 양 발명이 동일하다면 102(g)에 의해 을의 특허는 취소될 것이다.
    그러나, 양 발명이 유사하여 자명한 관계라면 102(g)/103조가 적용되는데 갑과 을의 발명이 모두 제일전자라는 동일 양수인에 속하므로 거절되지 않고 유효한 특허로 존속할 수 있게 된다.
    ③ 을이 동일(유사) 발명을 명세서에 개시하였으나 클레임에는 기재하지 않은 채 1997.12.1. 출원하여 1999.5.1. 등록된 경우 ->
    이 경우 갑의 심사기간 동안에 을이 등록되었다면 심사관은 102(e)에 의한 신규성 흠결 또는 102(e)/103조에 의한 진보성 흠결로 갑의 출원을 거절한다.
    그러나, 을이 등록되지 않은 상태에서는 갑을 거절할 근거가 없다.
    ④ 위 ②번에 있어서 을이 명세서 및 클레임에 모두 기재한 경우 ->
    역시 갑을 심사하는 동안 을이 등록되었다면 102(e) 또는 102(e)/103조에 의해 갑을 거절할 수 있다.
    그러나 을이 등록되지 않은 상태에서 심사관이 갑을 거절할 수 있는 근거는 102(g) 또는 102(g)/103조가 되어야 하므로 이때 102(g)/103조의 거절은 동일 양수인(제일전자)이라는 이유로 극복될 수 있을 것이다.

5. 진보성 거절에 대한 대응시 고려해야 할 점

    심사관의 진보성 거절에 대해서 우선 인용참증의 유효일을 체크해서 선행기술의 자격이 있는지를 판단해 본다.
    다음으로, 진보성의 실체적인 판단을 하는데 이것은 크게 3단계로 나누어 생각해볼 수 있다.
    (1) 발명의 구성요소 전체를 고려한다
    발명의 진보성 판단은 그 발명이 속하는 기술분야 및 배경 등을 고려하여 항상 “발명 전체로서” 행해져야 한다.
    따라서, 심사관이 발명의 상세한 설명은 도외시한 채 단순히 청구항에 나타난 구성요소들만을 도식적으로 나열하여 인용참증과 비교함으로써 거절하지 않았는지 따져본다. 이러한 거절은 부당하다.
    (2) 발명이 속하는 기술분야를 체크한다
    본원발명의 기술분야와 다른 기술분야(non-analogous art)에 속하는 인용참증은 진보성 부정의 근거가 될 수 없다.
    미국의 판례에 의하면, 진보성 판단시 선행기술의 범위는 “기술적 과제”를 기준으로 판단한다. 예컨대, 합성 화합물로 된 튜브의 발명에 대해 천연고무로 된 튜브에 관한 문헌은 기술적 과제를 공통으로 하므로 선행기술로 인정된다.
    (3) 인용참증의 결합이 정당한지 체크한다
    진보성 판단시점은 그 발명이 이루어진 시점이다.
    따라서, 발명이 완성된 뒤에 사후고찰(Hindsight look)에 의해 참증을 결합함으로써 발명의 진보성을 부정하는 것은 인정되지 않는다.
    두 개 이상의 참증을 결합함에 있어서 본원발명의 구성을 암시할 만한 내용이 선행참증에 제시되어 있어야 한다.
    예를 들어, 심사관이 인용참증에 개시된 장치의 구성을 “반전(Being turned upside down)”시킴으로써 본 발명은 쉽게 달성될 수 있다고 거절할 경우 그러한 반전에 대한 의도 또는 변형이 참증에서 제시(Suggestion)될 수 있어야 하며, 단지 심사관이 사후고찰에 의해 반전될 수 있다고 하는 것은 인정되지 않는다(In re Gordon, 221 U.S.P.Q. 1125, 1127(Fed.Cir. 1984)).
    위와 같이 기본적인 3단계 판단을 하는 동시에 다음과 같은 요건들을 함께 따져보아야 한다.
    ① Negative Teaching
    심사관이 인용한 참증에 개시된 기술을 사용하면 본원발명의 목적이 달성될 수 없거나 인용참증에 본원발명의 내용과 상치되는 내용이 언급되어 있을 경우 그러한 인용참증은 Negative teaching에 해당하며 이것은 발명이 비자명하다는 좋은 증거가 될 수 있다.
    예를 들어, 본원발명은 치료를 목적으로 한 화합물에 관한 것인데 그 화합물을 촉매제로 사용하고 있는 인용참증에서 상기 화합물의 독성에 대해서 언급한 경우 인용참증은 본원발명에 대해 Negative teaching을 구성한다.
    ② 본원발명의 문제점
    본원발명에서 해결하고자 했던 문제점이 인용참증들에서는 전혀 예측하지 못한 것이며 그러한 문제점을 최초로 인식한 것이라 것을 강조한다.
    이것은 곧 그러한 문제점을 해결하는 본 발명이 진보성을 가진다는 것을 증명하는 것과 같다.
    ③ 예기치 못한 효과
    발명이 인용참증의 구성요소와 균등물로 치환된 경우에 해당한다 하더라도 그로 인해 예기치 못한 효과가 발생할 경우에는 진보성이 인정된다.
    또한, 이것은 단순히 수치를 한정한 경우라 하더라도 그러한 수치에 임계적 의의(criticality)가 있다면 진보성이 인정될 수 있다.
    이 경우 심사관은 선서공술서 등을 통해 발명의 임계적 의의를 밝히도록 요구한다.
    그 외 2차적 고려사항으로서 상업적인 성공, 오랜 기간의 필요성(long-felt needs) 등도 고려될 수 있다.
Advertisements

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google+ photo

Google+의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중