미국 CIP출원 및 112조에 따른 유의점

I. 序

미국 특허법 제112조는 우리 특허법 제42조 및 그 시행령에 해당하는 것으로서 명세서
(specification) 및 청구항(claims) 기재방법을 규정하고 있다.  그 중에서도, 명세서
를 직접 작성하여 해외출원을 하고, 또 그에 대한 거절통지(Office Action)에 대응해야
만 하는 실무자들에게 가장 익숙한 조항은 미국법 제112조의 첫 번째 및 두 번째 패러그
래프가 아닌가 생각된다.

제112조 첫 번째 패러그래프에는

“명세서에는 발명 및 그 발명을 제조하고 사용하는 방식(manner)과 과정(process)의 설
명을 그 발명이 속하는 기술분야 또는 가장 근접한 관계에 있는 기술분야의 당업자
(person skilled in the art)라면 누구라도 동일하게 제조하고 사용할 수 있도록 충분하
게 명확간결하고 적절한 용어로 기재하여야 한다.  또한 명세서에는 발명자가 강구한 최
선의 발명실시형태를 기재하여야 한다.”

는 내용이 기재되어 있다.  우리들이 흔히 “기재불비”라고 말하는 이 조항은 너무도 당
연하고 평범한 내용을 규정한 것이라 할 수 있지만, 이것은 명세서의 법적지위를 인정하
느냐 하지 않는냐에 관한 아주 중요한 요건이며, 따라서 단순한 기재불비 차원을 넘어
출원인에게 치명타를 입힐 수 있는 무섭고도 강력한 규정이 될 수도 있다.

이하, 실제로 벌어질 수 있는 상황을 통해 상기 112조 거절의 이면을 살펴보고자 한다.

II. 케이스 고찰 

출원인은 1995.1.1. 한국 특허청에 “광픽업장치”에 대해서 특허출원하고, 그 우선권을
주장하면서 1995. 12. 31. 미국 특허청에 출원하였다.  이에 대해 미국 심사관은 상기
미국출원이 미국법 제112조 첫 번째 패러그래프에서 규정한 명세서 기재요건을 흠결하
여 광픽업장치가 어떻게 동작하는지 당업자로서 알 수 없다는 거절이유(OA)를
1997.2.10. 통지하였다.

출원인은 상기 명세서의 기재만으로도 당업자는 충분히 실시할 수 있음을 반박하는 의견
서를 제출하였으나(1997.5.10), 심사관은 이를 받아들이지 않고 동 규정에 의한 최종거
절통지(Final OA)를 하였다(1997.6.30).

이에 대해, 출원인은 상기 동작을 설명하는 부분을 추가하는 보정을 하여 1997.7.10.자
로 CIP(일부계속출원)을 하였다.  이때, 이 CIP출원은 등록될 수 있을 것인가?

결론부터 말하자면, 상기 CIP출원은 특별한 경우가 아닌 한 등록받을 수 없다.  만약
CIP출원을 한다면 심사관은 상기 한국출원(즉, CIP출원의 모출원의 선출원)을 참증으로
인용하면서 102조에 의한 신규성 상실로 거절할 것이다.  즉, 자기의 선출원으로 인해
후출원이 거절되는 특이한 경우가 발생하는 것이다.

III. CIP 출원이 거절되는 이유

아는 바와 같이, CIP출원은 새로운 사항을 포함한 계속출원으로서 그 모출원의 출원일
로 소급하여 그 이익을 향유할 수 있다.  그러나 이러한 출원시점의 소급효가 CIP출원
에 대해 자동적으로 주어지는 것은 아니며 일정한 요건을 만족시켜야만 하는데, 그것은
바로 명세서의 기재사항이 제112조 첫 번째 패러그래프를 충족시켜야 한다는 것이다.
따라서, 모출원은

①청구된 발명을 개시하여야 하며
②발명의 최선실시형태(best mode)를 포함하여야 하고
③당해 분야에서 통상의 지식을 가진 당업자가 청구된 발명을 실시할 수 있을 정도로 기
재되어야 한다.

본 사안에 있어서, 그 모출원은 명세서 기재불비 즉, 법제112조에 의해 거절된 상태이므
로 상기 요건을 충족시킬 수 없어 CIP출원이 모출원의 출원일에 대한 이익을 누릴 수 없
다.

따라서, CIP출원은 당해 출원시점인 1997.7.10.자로 신규성 및 비자명성 판단을 받게된
다.

이때, 동일한 발명 내용을 포함하는 1995.1.1자 한국출원이 그로부터 1년6개월 뒤인
1996.7.1. 한국특허청에서 이미 출원공개된 상태이고, 상기 CIP출원일은 그 한출원의 공
개일로부터 1년의 유예기간이 지난 1997.7.10.자로 출원되었으므로 미국법 제102조(b)
에 의해 신규성이 상실되어 특허를 받을 수 없게 된다.

III. 대응방안

상기와 같이 계속출원인 CIP가 거절될 수 있는 경우가 자주 발생하는 것은 아니다.  왜
냐하면, 이런 경우가 발생하기 위해서는 최초출원인 선출원(한국출원)이 공개되어야 하
고(1년6개월 소요), 다시 그 공개일로부터 1년이 지난 후에 CIP출원이 이루어져야 하므
로 결국 최초 한국출원일로부터 2년6개월이 지난 후에 CIP출원을 할 경우에만 해당하기
때문이다.

그러나, 우선기간인 1년이 거의 얼마 남지 않은 시점에서 미국출원이 행해지고 그에 대
한 심사가 다소 늦어진 경우에는 이러한 사태가 얼마든지 발생할 수 있다.  특히, 한국
출원에 대한 조기공개가 이루어지는 경우에는 더욱 그러하다.  따라서, 미국출원을 가능
한 빨리 서두를 필요성을 여기서도 발견할 수 있다.

상기와 같은 상황에서 대응방안은 CIP를 하기에 앞서 당해 기술분야에서 통상의 지식을
가진 당업자가 상기 명세서에 기재된 사항만으로 충분히 실시할 수 있다는 취지의 선언
서(Declaration)를 제출하여 극복하는 것이다.  이 선언서는 통상 그 분야에서 오랜동안
의 기술적 경험과 지식을 가진 연구원에 대한 약력 소개와 함께 그 연구원 스스로가 상
기 기재로부터 동작관계를 충분히 알 수 있거나 발명을 실시할 수 있다는 내용을 포함한
다.

만약 CIP를 해야하는 상황이라 하더라도, 선출원은 포기하지 않고 절차를 계속 진행하
여 거절을 철회시켜야 한다.  그렇지 않으면, CIP출원이 소용없을 것이기 때문이다.  또
한, CIP출원은 출원인 스스로 심사관의 거절이유에 승복하고 그에 따라 계속출원을 행하
는 것임을 시인하는 것으로 간주되기 쉽다(실제로 법원은 이와 같이 판단한다).

그러므로, CIP출원시에 심사관의 112조 거절이 여전히 부당하다는 취지의 의견을 같이
제출하는 것이 바람직하다.  그러나, 선출원에 대한 심사관의 거절이 철회되지 않는한
모든 출원은 등록받을 수 없을 것이다.

명세서 기재불비에 대한 거절이유를 극복하는 것도 중요하지만, 무엇보다도 최초 명세
서 작성시 발명을 명확하게 이해할 수 있을 정도로 기재하는 것이 더욱 중요하다는 너무
도 당연한 원칙을 미국법 제112조 거절의 무서움을 통해 다시 한번 되새길 필요가 있다.

출처: 특허법인 필&온지 2002년 10월11일

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