미국 특허법 소개 2 – 실용성 (Utility) 요건

미특허법 제 101조는 발명이 특허를 받기 위해서는 유용(useful)할 것을 규정하고 있다.
이 요건의 목적은  아이디어나 개념에 불가하거나 단순히 장래의 연구를 위한 기반으로서의 발명이 아니라
어느 정도의 현실적 가치를 갖는 발명들로 특허권 보호를 제한하기 위한 것이다.

미특허청 심사과정에서, 출원된 발명이 신규성 (novelty)이나 비자명성 (non-obviousness)에 의해 거절되는
경우에 비해 유용성 요건 (utility requirement)이 문제가 되서 거절되는 경우는 많지 않다.
하지만, 심사관이 심사 초기에 검토하는 부분이고 문제가 될 경우 출원절차상에서 불필요한 지연을 초래할 수 있으므로,
출원자는 발명이 어떤 방식으로 이용될 수 있는지에 대해 명세서에서 충분히 설명하므로써 이 유용성 요건을
극복할 수 있도록 하여야 한다. 유용성 이슈는 일반적으로 그 구조나 구성으로부터 유용성이 추정될 수 있는
전기,기계 분야의 발명보다는 화학 및 바이오 분야의 발명에서 제기되는 경우가 더 많다.

2005년에 연방순회 항소법원 (Court of Appeals for the Federal Circuit; CAFC)에 의해 판시된
In Re Fisher (421 F.3d 1365) 판례에서 실용성 요건 (Utility Requirement)을 만족하기 위해서는
발명이 다음의 두가지 실용성을 만족해야 한다고 결정하였다.

1. “실질적 실용성 (substantial utility)”
2. “구체적 실용성 (specific utility)” 

실질적 실용성”은 “실제적 실용성 (practical utility)” 또는 “실세계 실용성 (real world utility)”이라는 용어로도 사용되며,
“실질적 실용성” 요건을 만족하기 위해서는 청구(claim)된 발명이 중요하고 현재 이용가능한 이익을 공중 (public)에게
제공함을 보여야 한다. (“to satisfy the “substantial” utility requirement, an asserted use must show that
that claimed invention has a significant and presently available benefit to the public.”)

구체적 실용성” 요건을 만족하기 위해서는 출원자는 너무 모호해서 의미를 갖지 못하는 사용을 개시해서는 안되고,
청구된 발명이 잘 정의된 특정한 이익을 공중 (public)에게 제공하도록 사용될 수 있음을 보어야 한다.
(“an asserted use must also show that that claimed invention can be used to provide a well-defined
and particular benefit to the public
.”)

출원된 발명이 제 101조의 유용성 요건을 만족하는 지를 판단하기 위해 심사관들이 사용할 수 있도록
미특허청(USPTO)에 의해 발간된 Utility Guidelines에 의하면,
“구체적 실용성”은 청구된 대상에 특정한 것이며 발명의 넓은 분야에 적용되지 않는다고 규정하고 있으며,
“실질적 실용성”은 “실세계(real world)”에서의 이용을 정의하며 “실세계”에서의 이용을 입증하거나 확인하기 위해
추가적인 연구수행을 필요로 할 경우는 “실질적 실용성”을 만족하지 못한다고 규정하고 있다.

참고로, 한국, 유럽, 일본의 경우, 유용성 요건과 비슷한 개념으로 “산업상 이용가능성 (industrial applicability)”
이라는 특허요건을 사용하고 있으며, 이는 발명이 산업에 이용할 수 있어야 특허를 받을 수 있음을 규정한 것이다.

출처: 특허법인 KORUS

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