미국특허심사실무(2)- 35 U.S.C §112 , 청구범위 기재방법

미국특허심사실무(2)I. 개요

    심사관의 거절이유는 35 U.S.C. §112를 근거로 하는 명세서의 기재불비, §102를 근거로 하는 소위 신규성(Novelty) 결여, 또는 §103을 근거로 하는 소위 비자명성 (Nonobviousness) 결여가 대부분을 차지한다. 본 호에서는 §112 규정에 대해서만 상세하게 설명하고, 35 U.S.C. §102, §103 규정에 대한 상세한 내용은 실무통신 제23, 24, 25호에서 자세한 언급이 있으므로 여기서는 생략한다.
    그리고, 다음 호에서는 심사관이 위 규정을 근거로 거절이유를 통보한 경우, (명세서의 보정 및 의견서 작성을 포함하여) 출원인의 대응방안에 대하여 구체적으로 살펴볼 것이다.

Ⅱ. 심사절차에 대한 개관

    미국특허상표청(PTO)에 출원서가 접수되면 먼저 PTO의 직원이 출원형식에 적합한지를 확인한 후 해당 발명분야를 심사할 심사관에게 배정된다. 심사관은 우선 “상세한 설명”(specification)과 “청구항”(claim)을 읽으면서 해당 발명이 35 U.S.C. §101에서 규정된 특허받을 수 있는 발명인지를 검토한다. 그리고 심사관은 명세서 내용을 검토하여 기재요건(35 U.S.C. §112)에 적합한지를 검토하며, 또한 선행기술을 조사하여 출원발명이 “신규성”(novelty) (35 U.S.C. §102) 및 “진보성”(unobviousness)(35 U.S.C. §103)이 있는지를 검토한 후 특허허여할 것인지 거절할 것인지를 결정한다.
    심사관은 심사결과를 “Office Action”의 형식으로 출원인에게 통보하며, 출원의 내용 또는 형식상의 오류가 있는지, 특허를 허여하는지, 아니면 거절하는지, 거절하면 그 이유가 무엇인지를 밝히고, 또한 선행기술을 근거로 한 거절이면 선행기술자료를 첨부한다. 심사관은 OA에서 출원인이 응답할 수 있는 기간을 알리며, 그 기간은 OA가 특허청 에서 발송된 날로부터 3월이다. 그러나 출원인은 연장수수료의 납부에 의하여 최대 3개월까지 더 연장할 수 있으며, 원래의 기간보다 늦게 응답을 제출하면서 소급적으로 연장할 수 있다. 심사관의 OA에 대한 출원인의 응답은 명세서의 보정 및 의견서의 제출이 주된 것이라 할 수 있다.

Ⅲ. 35 U.S.C §112 

    35 U.S.C. §112는 상세한 설명의 기재요건 및 청구범위의 기재요건, 그 형식, 그리고 청구항의 해석에 대하여 규정하고 있다.
    1. 상세한 설명의 기재요건(발명의 개시요건)
    35 U.S.C. §112 첫 번째 문장에서는 특허출원에 있어서 기본적인 개시요건 (DISCLOSURE REQUIREMENTS)을 규정하고 있으며, 그 내용은 다음과 같다.
    “명세서에는 발명 및 그 제조, 사용(MAKING and USING)에 관한 방식 및 과정의 설명(WRITTEN DESCRIPTION)을 당해 발명이 속하는 기술분야 또는 밀접하게 관련된 기술분야의 전문가라면 제조, 사용할 수 있도록 충분하게 간단 명료하고 적절한 용어로 기재하여야 하며, 또한 발명자에 의해 생각되어진 최선의 실시예(BEST MODE)를 제시하여야 한다.”
    즉, 개시요건은 다음의 세 가지로 요약될 수 있다.
    (a) “written description”(상세한 기재) 요건
    (b) “enablement”(실시가능) 요건
    (c) “best mode”(최적 실시예) 요건
    이 요건들은 명세서에 어느 정도 상세하게 내용이 기재되어야 할 것이지를 판단하는 기준이 된다.
    (1) “WRITTEN DESCRIPTION” 요건
    35 U.S.C. §112 첫 번째 문장에서는 명세서에 발명의 “written description”이 포함될 것을 요구하고 있다. 즉, 청구된 발명(claimed invention)이 명세서에 명확하게 기재되어 있어야 한다. 이 기재요건은 최초 청구범위를 기준으로 하는 것이 아니라 출원과정 중의 보정에 의하여 청구항이 추가 또는 변경되는 경우에도 그 새로 청구된 발명 이 최초 명세서에 의하여 뒷받침되어야 한다.
    출원 계속 중, 명세서 내의 발명의 설명과 일관되지 못하게 클레임이 보정되는 경우가 종종 있다. 만약 심사관이 보정된 청구항들이 명세서에서 완전하게 설명되고 있지 않은 발명이라고 생각한다면, 그 심사관은 현재 청구된 발명이 최초 명세서에 의해 뒷받침되지 않았다는 이유로 §112 첫 번째 문장 하에 거절할 수 있다. 이것은 가끔 “new matter” 거절이라고 틀리게 불려지기도 한다 (§132에서는 “보정에 의하여 “new matter”가 발명의 설명에 추가되어서는 안 된다”라고 규정하고 있으며, 이는 “청구항”이 아닌 “상세한 설명”이 보정된 경우에 거절의 근거가 된다.). 청구항이 명세서에 의해 적절하 게 뒷받침되는지 여부에 대한 판단은, 후에 청구된 주제(“subject matter”)를 출원 당시 에 발명자가 점유하고 있었다는 것을 당해 기술자에게 명세서를 통해 타당하게 이해시킬 수 있는지의 여부로 판단한다.
    기재요건하에서, 명세서에 개시된 것 이상으로 발명의 범위를 넓히는 청구항은 이 규정에 의해 거절될 것이라는 것은 쉽게 알 수 있다. 그러나 명세서에 개시되지 않은 제한사항들을 부과하여 발명을 좁히는 청구항도 또한 이 규정에 의해 거절될 수 있다는 점에 유의하여야 한다. 이러한 이유로, 청구항을 한정시킬 수 있는 단계적인 실시예를 모두 기재하는 것이 중요하다.
    (2) “ENABLEMENT” 요건
    실시가능요건(enablement requirement)은 제조방법(“how to make”)요건 및 사용방법(“how to use”)요건으로 나눌 수 있으며, 이는 당업자가 발명을 어떻게 제조할 수 있고 어떻게 사용할 수 있는가를 명세서에서 가르쳐 주어야 한다는 것을 의미한다. 이 요건을 충족시키기 위해, 특허출원에는 발명의 제조방법과 사용방법에 대해 적어도 하나의 완전한 실시예를 포함해야 한다. 그러므로 “best mode” 요건을 충족시키기 위해 사용된 상세한 실시예가 이 요건도 또한 충분히 충족시킬 수도 있다. 명세서가 이 요건을 만족하는지의 여부를 판단하는 한가지 방법은 발명자의 동료가 명세서를 보고 발명을 실시할 수 있는지의 여부를 확인하는 것이며, 어떤 내용을 추가하여야 할지 의심스러운 경우에는 이를 포함시키는 것이 바람직하다.
    (a) 실시가능요건은 오직 청구된 발명에 대해서만 적용된다.
    예를 들어, ‘권총’에 관한 특허에 대하여 그 권총을 대량생산하는 방법이 개시되지 않았다는 이유로 특허 무효를 주장한다 하더라도 청구된 발명은 ‘권총’이지 ‘대량생산방법’은 아니므로 무효주 장은 배척된다.
    (b) 명세서는 발명의 관련분야에서 기술을 가진 자, 즉 그 발명을 실시하기에 가장 적합한 자를 대상으로 판단된다. 예를 들어, 컴퓨터를 사용하여 지진파를 측정하는 장치에 관한 특허의 경우, 이 발명의 관련분야는 컴퓨터 프로그래밍이지 지진파 관측이 아니다. 따라서, 발명자는 컴퓨터 프로그래밍에 관한 기술을 지진파 관측과 관련된 기술자가 알 수 있을 정도로까지는 기재할 필요가 없다.
    발명자는 관련분야의 기술자의 지식과 발명의 실시를 위해 필요한 지식 사이에 있는 간격을 가교할 수 있는 정보를 충분히 개시하여야 한다. 널리 알려지지 아니한 정보는 명세서에 포함시켜야 한다. 특히 컴퓨터 소프트웨어 특허의 경우, 발명에 필요한 공지의 서브프로그램의 각 단계를 모두 설명한다는 것은 너무 귀찮은 일이 될 것이다.
    따라서, 충분한 데이터와 수학적 도구가 개시되어 있다면 이 요건을 만족하는 것으로 해석된다. 예를 들어, 배치데이터 처리기에 관한 특허에서 발명을 재현하는데 필요한 프로그램 전체를 포함하지 않더라도, 통상의 지식을 가진 자라면 일반적인 노력을 들여 만족스러운 프로그램을 작성할 수 있을 정도의 정보가 기재되어 있다면 실시가능요건을 이유 로 무효되지 않는다.
    발명자는 발명의 제조 및 사용방법을 기재하여야 하며, 당업자가 스스로 발명의 제조/사용방법을 생각할 것을 기대해서는 안된다. 예를 들어, 광석을 시약과 반응시키는 장치에 관한 발명에서, 증기가 튜브의 끝에서 생산된다는 것은 기재되어 있지만 튜브 중간에 있는 혼합물을 가열하는데 그 고온증기가 사용된다는 것은 기재되지 않았다. 발명 자는 당업자라면 그렇게 사용할 가능성이 있다는 것은 명확하다라고 주장하였으나, 법원은 그 단계는 발명의 중요한 요소이고 당업자의 가능성은 고려해서는 안되므로 증기를 사용하는 방법을 명확히 기재하지 않아 불충분한 기재로 판단하고 있다.
    (c) 기술수준은 출원시를 기준으로 판단한다. 만일 출원시에는 실시 가능한 것이 그 후 시작물질이 가용하지 않아 실시불가능해 진 경우, 법원은 상황에 따라 이를 개별적으로 판단하지만 어떻게 판단될지는 확실하지 않다. 따라서, 일반적으로 사용되지 않는 물질이나 상품명으로 표시된 물질들을 사용하는 경우, 다른 대체 사용 가능한 물질들 도 함께 기재하는 것이 바람직하다.
    (d) 발명의 효과를 어떻게 얻을 수 있는가를 명확하게 기재하여야 하지만 발명의 작용까지 설명할 필요는 없으며, 또한 발명의 과학적 원리까지 이해하고 있을 필요도 없다.
    (e) 발명을 재현하는데 과도한 실험이 요구되어서는 안된다. “과도한” 정도는 발명의 성질에 의하여 정해지는데, ⑴ 실험에 소요되는 기간이나 실험의 양, ⑵ 요구되는 실험이 통상적인 것인지 예기치 못한 것인지의 여부, ⑶ 명세서에 제시된 안내의 정도, ⑷ 선행기술의 수준, ⑸ 당업자의 관련기술, ⑹ 당해 기술의 예측가능성 여부, ⑺ 청구 항의 범위 등이 판단의 요소가 된다. 그러나 통상적인 것이지만 노동이 많이 든다는 것은 과도한 실험과는 관계없으며, 기술이 통상적인 이상 실시가능요건을 만족한 것으로 인정된다.
    (f) 클레임된 발명은 명세서에 개시된 발명과 서로 합리적인 관계를 맺고 있어야 하며, 과도하게 넓어서는 안된다.
    (g) Markush 그룹으로 기재된 경우(예: “an alkyl group, selected from the group consisting of methyl, ethyl and isopropyl”), 그 각 요소를 채용한 발명을 실시 가능하게 하는 방법에 대하여 각각 기재하여야 한다.
    (h) 실제로 행해진 실예나 실제로 행해지지는 않았지만 가능한 방법을 설명하는 예측예도 실시가능요건을 만족시키는데 사용될 수 있다. 다만, 예측예를 기재하는 경우, 실예인 것처럼 기재하여서는 안되며, 과거시제가 아닌 현재 또는 미래시제를 사용한다.
    (3) “BEST MODE” 요건
    §112 첫 번째 문단은 또한 명세서에 발명자가 최선이라고 생각되는 실시예를 기재할 것을 요구하고 있다. 만일 클레임된 발명을 수행하는 최적예를 알고 있으면서 이를 개시하지 않았다면 그 특허는 무효를 면치 못한다.
    이 요건의 목적은, 발명자가 자기 발명의 가장 최적 실시예를 은닉한 채 특허를 획득하는 것을 방지하기 위함이다. 심사과정 중에서는 심사관이 더 좋은 실시예를 은폐하고 있다고 생각하지 않는 한, 단지 하나의 실시예만 제공해도 이 요건을 충족시킨 것으로 인정된다. 그러나, 특허의 유효성을 다투는 소송에서 최적 실시예가 개시되어 있지 않다는 주장을 배척하기 위해서는, 발명자가 출원 당시에 알고 있던 가장 최적의 실시방법이 명세서에 기재되어 있어야 할 것이다.
    한편, 외국출원을 기초로 우선권 주장을 수반한 미국출원의 경우, “best mode”요건의 충족 여부는 미국출원일이 아니라 그 우선일이 기준이 된다. 따라서, 미국출원에 대해 우선일의 이익이 인정되기 위해서는 그 기초가 된 외국출원이 이 요건을 만족하고 있어야 한다.
    그리고, 최적 실시예는 청구범위에 기재될 수는 있지만 반드시 그럴 필요는 없다.
    “enablement” 요건은 법률문제인 반면, “best mode” 요건의 충족 여부는 사실문제라 할 수 있다.
    심사관이 “best mode” 요건의 위배로 거절하는 경우는 매우 드물지만, 만일 그러한 거절이 된 경우 은닉의 증거가 부족하다는 점을 지적하거나, (만일 발명자가 미기재된 정보는 발명에 필요하다거나 영향을 미친다고 생각하지 않았다면) 미기재된 정보는 종래의 것이라는 것을 진술하는 발명자의 선언서(Declaration)를 제출하거나, 또는 명세서의 어느 부분에 어떻게 최적 실시예가 개시되어 있다는 것을 나타내는 발명자의 선언서를 제출하여 극복할 수 있다. “best mode” 요건의 위배에 관한 문제는 법원에서 특허의 유효성을 다툴 때 주로 제기된다.
    (a) 최적예 요건은 클레임된 발명에 대해서만 적용된다. 예를 들어, 골프공의 외피에 대하여 클레임된 경우 그 내부 코아의 물질에 대한 최적예는 기재하지 않아도 된다.
    (b) 최적예 요건은 출원시(또는 우선일)를 기준으로 판단되며, 발명자가 그 후 더 나은 방법을 알았다 하더라도 무효되지 않는다.
    (c) 출원시 발명자가 최적예라고 믿고 있는 이상, 그것이 실제로 상업적으로 채용되는 방법일 필요는 없다. 그렇다 하더라도 출원 당시 알고 있는 것으로서 상업적으로 사용될 방법에 관한 것은 명세서에 기재하는 것이 향후 무효소송에 대비하여 바람직하다.
    (d) 최적예 요건은 주관적으로 판단되는 것이므로, 발명자가 몰랐거나 최적예가 아니라고 생각했다면 명세서에 기재된 실시예가 실제로 최적의 예가 아니어도 관계없다.
    예를 들어, 한 예는 품질측면에서 최적이고 다른 예는 상업성에서 최적인 경우 어느 것이 실제로 최적인지를 판단하는 것은 어렵다. 따라서, 발명자가 정직하게 최적이라고 생각하는 예를 기재하면 되는 것이다.. 다만, 발명자가 알고 있는 실시예가 있다면 이를 모두 기재하는 것이 바람직하다.
    (e) 발명자가 발명의 최적 실시예를 직접 발견하지 않았다 하더라도 그 최적 실시 예를 개시하여야만 한다. 최적예 요건은 출원당시 발명자가 “알고 있느냐”의 여부로 판단된다. 따라서, 비록 발명자 자신이 발견하지 못하였지만 출원 당시에 알고 있다면 그 최적 실시예는 명세서에 기재되어야 한다.
    (f) 최적예는 당업자가 보고 이해할 수 있을 정도로 실시 가능하도록 기재되어야 한다. 최적예 요건은 “주관적”인 것이지만, 그 최적예의 기재정도에 관한 판단은 “객관적”으로 결정된다.
    (g) 널리 알려지지 아니한 종래기술을 근거로 최적예 요건을 만족시킬 수 없다.
    종래기술이 출원전에 잘 알려져 있었는지의 여부를 정확히 판단하는 것은 어렵고 또한 그것을 기재하지 않아 의도적인 은폐로 해석될 수 있기 때문에 최적예와 관련된 정보라 면 비록 잘 알려져 있다고 생각되더라도 명세서에 기재하는 것이 바람직하다.
    (h) 여러 가지 가능성이 있을 경우 당업자에게 명확하다면 어느 것이 최적이라는 것을 굳이 밝히지 않더라도 관계없다. 다만 너무 많은 가능성이 제시되어 은폐의 의혹을 살 수 있는 경우에는 최적예가 무엇이라는 것을 명확히 밝히는 것이 바람직하다.
    2. 청구범위의 기재요건 및 그 형식
    (1) 청구범위의 기재요건
    명세서는 출원인이 자기의 발명이라고 간주하는 주제(subject matter)를 특별히 지적하여 명확하게 청구하는 하나 이상의 청구항으로 종결하여야 한다(35 U.S.C §112 두 번째 문장). 이 규정은 공중이 청구항의 금지범위를 확실하게 이해할 수 있도록 하기 위한 것이다. 어떤 실제적으로 유용한 방법, 장치 등이 청구항의 범위에 속하는지의 여부를 당업자가 알 수 있도록 충분히 정확하게 청구항이 기재되어야 한다. 따라서, 발명의 일부 또는 전부를 “shown in the drawings” 또는 “as described in the specification”으로 청구항에 기재하는 것은 보는 사람마다 그 해석을 달리 할 수 있기 때문에 허용되지 않는다.
    (2) 청구범위의 기재형식 및 그 해석
    청구항은 독립항 또는 필요에 따라 (다중)종속항 형식으로 기재할 수 있다.
    그리고, 종속항은 선행하는 청구항을 인용하면서 청구된 주제에 추가 한정사항을 기재하여야 한다. 종속항은 그 인용하는 청구항의 모든 한정사항을 포함하는 것으로 해석하여야 한다. 그리고, 다중종속항은 선행하는 2 이상의 청구항을 택일적으로 인용하면서 청구된 주제에 추가 한정사항을 기재하여야 한다. 다중종속항은 다른 다중종속항의 기초로 사용되어서는 안된다. 다중종속항은 인용된 특정 청구항의 모든 한정사항을 포함하는 것으로 해석하여야 한다.
    한편, 결합(combination) 형식의 청구항의 구성요소는 그 구조, 재료 또는 작용을 언급함이 없이 특정 기능을 수행하는 수단 또는 단계로 표현될 수 있으며, 이러한 청구항은 그와 대응되게 명세서에 기재된 구조, 재료 또는 작용 및 그 균등물을 나타내는 것으로 해석하여야 한다 (여기에 대해서는 실무통신 제11호 “미국법 112조 6절의 적용에 관한 미국 특허청의 심사단계에서의 해석” 참조).
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