미국 특허의 권리, 미국 특허의 실시

① 특허권자의 권리

특허권자는 발명의 제조, 사용,판매를 할 배타적인 권리를 가짐과 동시에 이러한 행위로부터 타인을 배제할 권리를 가진다. 1996년 1월1일 발효한 미국 특허법 제35조 154항은 현재의 권리에 더하여 미국으로의 판매나 수입을 위해 미국 특허에 의해 보호되는 상품을 제공하는 것으로부터타인을 배제할 권리 및 미국 특허가 방법특허인 경우 특허받은 방법에 의해 생산된 상품을 판매하기 위한 제공으로부터 타인을 배제할 권리를 특허권자의권리로 추가로 규정하였다.

② 특허침해 행위

허가 없이, 특허 출원된 그 발명품을 제조, 사용, 판매하는 행위 및 허가 없이 그 발명품을 제조, 판매, 사용하도록 교사하는 행위,특허된 발명품과 관계가 있는 주변 상품을 고의로 공급하거나 판매하는 행위는 특허침해 행위에 해당한다.

③ 실시권

미국 특허법상 강제실시권에 관한 규정은 없으며 특허는 반드시 실시될 필요가 있는 것은 아니다. 강제실시권이란 비상업적인 특수한 목적으로 국가가 강제권을 발동, 타인의특허발명을 적법하게 사용할 수 있는 권리를 말한다.

④ 권리의 양도

권리의 양도 및 질권설정 등은 계약 후 3개월 내에 특허상표청에등록하여야 제3자에게 대항할 수 있다. 등록 시 특허번호와특허날짜를 밝혀야 하고, 특허가 나지 않은 발명인 경우에는 발명자의 이름이나 출원번호 등을 밝혀야 한다. 또한, 미국을 지정국으로 한 국제특허출원의 경우 발명자의 이름, 발명의 명칭 등

⑤ 특허 표시

특허권자 또는 특허에 의해 제품을 생산 또는 판매하는 자는 당해 제품에 특허권이 설정되어 있다는 것을 정해진방법으로 표시하여야 한다. 그렇지 않으면 특허권자는 침해에 대한 구제를 청구할 수 없다. 그러나, 침해자가 특허 침해의 통지를 받고, 그 이후에도 계속 특허를 침해했다는 사실을 증명한다면 통지 후의 침해에 대해서는 보상을 받을 수 있다. 출원이 미결인 상태로 남아 있는 동안과 적법할 발명등록이 공고되기 전에 특허출원 중(patent pending)이라고 기재할 수 있다.

 

⑥ 권리존속기간

(1) 특허권의 존속기간 
미국 특허법상 특허권의 발생은 특허취득일로부터 시작하지만 만료일은 출원일로부터 20년까지이다. 즉 1994년 12월 8일에 시행된GATT시행입법의시행과 함께, 특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년이다. 그러나 1995년 6월 8일 기준 특허권이 존재하거나 심사 중이면 특허 취득일로부터 17년혹은 출원일로부터 20년 중 긴 기간을 적용하는 경과규정을 두고 있다.다만, 디자인 특허의 존속기간은 허가일로부터 14년이다.

그동안 미국에서는 특히 의약산업계에서는 순차적인 출원절차(serialprosecution)이라고 부르는 편법을 통하여 특허기간을 실질적으로 연장하는 사례가 많았다.1954년에 출원된 특허가 1994년에 등록된 미국특허 제5,351,078호와 같은 극단적인 경우도 있었다. 그 편법을 소개하면다음과 같다. 여러 가지 요인을 포함하는 발명을 단일 출원한다. 즉치료 물질, 다른 성분과 그 치료물질의 혼합물에 대한 클레임, 그물질을 만드는 방법에 대한 클레임이 그 예라고 할 수 있다. 심사관이 이에 대한 제한을 가하리라고 짐작하고있다. 심사관이 제한하면 그 발명을 분할한다. 그 후 예컨대치료물질에 대해서만 심사를 진행시키고 이에 대한 출원절차(prosecution)가 끝난 후에야 다른요소에 대한 출원절차(prosecution)를 진행시킨다. 이러한방법으로 우선권 주장일은 각각의 세 요소에 대한 출원에서 유지하면서 관련발명을 장기간에 걸쳐서 특허를 받을 수 있게 된다. 이와 같은 방법을 사용하여 시장에서 경쟁자를 주어진 특허기간을 넘어서서 제한하게 된다. 그러나 개정법 제154조에 따르면 분할출원 혹은 계속출원, 일부계속출원의 경우 특허 존속기간을 계산할 때 원출원일로 출원일을 계산하기 때문에 이 같은 불합리한 결과가나타나지 않는다.

(2) 존속기간의 연장 
1999년 개정 특허법에 따르면 특허상표청 귀책사유로 인해 특허심사가 지체될경우 지체된 기간만큼 특허권 존속기간을 연장시켜주는 제도를 새로이 마련하였다. 우선권 경쟁, 국가안보를 보호하기 위한 비밀유지, 그리고 특허 항소부와 특허저촉심사부 또는 연방법원에 의한 성공적인 항소법정에서의 재검토 때문에 늦어진 기간 연기를 보상하기 위하여 최대 5년까지의존속기간 연장이 허용된다.

(3) 소멸된 특허권의 회복 
특허료의 납부 소홀로 특허권이 소멸된 경우 일정한 조건하에서 회복이 인정된다. 미국도 우리나라와 같이 특허료 납부기간 경과 후 6개월의 유예기간을인정하며, 유예기간 경과 후에도 특허료 납부 지연이 비의도적이거나 불가피한 이유에 의한 점을 특허상표청에입증하면 6개월의 유예기간 후 24개월 이내에 특허료를 납부하여특허권을 회복할 수 있다.

 

⑦ 특허료 및 수수료 납부제도

허가받은 후 3년 반, 7년반 그리고 11년 반의 정해진 기간 내에 연 특허료를 내야 한다. 정해진기간 내에 특허료를 납부하지 않은 경우는 6월 이내에 연체된 지불금에 대한 추가 수수료를 납부하여야한다. 정해진 기간 내에 연 특허료를 납부하지 않고 추납기간도 경과한 특허들은 허가가 있은 지 4년, 8년, 또는 12년 후의 특허의 출원날짜에 소멸한다.

 

⑧ 불공정행위로 인한 집행불능

(1) 의의
해당 특허의 권리행사가 형평법에 의해 금지되는 경우가 있는데 이를 특허요건 흠결에 의한 무효사유와 대비하여집행불능 사유라 하며, 대표적인 집행불능 사유로는 불공정행위가 있다.일반적으로 특허청에 대한 불공정행위란 출원경과 중에 발명자, 출원인 또는 그 대리인이 특허청또는 심사관을 기망할 목적으로 중요한 정보를 제출하지 아니하거나 허위정보를 제공하는 경우에 해당하며, 특허권의유, 무효와 상관없이 해당 특허권의 권리실행을 법원이 금지하는 결정을 한다. 이는 미국 특허침해소송에서 매우 중요한 방어수단 중 하나로 인식되고 있다.미국 특허법 판례는 발명자, 출원인 및 그 대리인이 특허청에 대하여 신의성실 의무(Duty of Candor)를 다하도록 하고 있으며, 이러한 의무를위반하는 행위를 대표적인 불공정 행위로 본다. 이러한 불공정 행위의 법리는 발명자, 출원인 및 그 대리인이특허출원의 준비 및 출원경과 중에 특허청에 대하여 신의성실 의무(Duty of Candor)를 다하도록규정한 연방법 (흔히 Rule 56이라 지칭된다) 규정에서 유래한 것으로, 구체적으로는 출원경과 중에 발명자, 출원인 및 대리인이 알고 있는 출원 심사에 중요한 모든 정보를 특허청에 제출하여야 한다는 것이다. 법원이 최종적으로 하나 이상의 특허 청구항에 대해 이러한 불공정행위가 있었다고 판단한 경우, 그 특허 전체의 행사가 금지된다.

(2) 구체적인 검토 
이러한 신의성실 의무 위반의 대표적인 예로는, 발명자, 출원인 또는 대리인이 알고 있는 해당 특허심사에 중요한 선행기술을 특허청에 제출하지 아니한 경우이다. 미국 특허출원에 있어서 출원인은 발명자 및 출원인이 알고 있는 관련 선행기술을 정보공개진술서(Information Disclosure Statement: “IDS”)의 형태로 제출토록하고 있는데, 이를 위반한 경우라 할 것이다. 우리에게 가장널리 알려진 사건은 아마도 삼성전자가 관련된 Semiconductor Energy Lab. Co. v.Samsung Elecs. Co. 사건일 것이다. 본 사건에서 특허권자인Semiconductor Energy Lab. Co.는 출원 과정에서 중요한 일어로 작성된 논문과 발췌 영문번역문을 IDS로 제출하였는데, 추후 번역되지 아니한 부분에서 특허심사에 중요한내용이 포함되어 있음이 발견되어 연방항소법원(CAFC)에서 불공정행위로 판단되었다.

그러나, 이러한 신의성실 위반 행위는 미국 형평법상 불공정 행위의일 태양일 뿐이며, 출원경과 이외의 특허의 불공정행위 역시 법원에 의해 인정된다. 이 밖에도 특허권을 집행 불능(unenforceable)로 만드는또 하나의 방어방법으로 특허권 남용(misuse)이 있다. 이러한특허권의 권리남용은 특허권자에게 주어진 독점권의 행사를 남용하여 독점금지법이 금지하는 시장의 경쟁을 부당하게 방해하는 행위를 말하는 것으로, 특허권 라이센스 계약에 특허권과 관련 없는 제품의 구매를 강제하는 소위 연계 거래(tying arrangement) 규정을 포함시키거나 특허권자에 특허권 존속기간이 만료한 후에도 로열티를 지불하도록하는 행위 등이 이에 해당한다.

출처

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